104年3月號 道 法 法 訊 (275)

DEEP & FAR

 

 

你仍會因一次「秘密」銷售

而喪失你的專利權嗎？(五)

by Volpe and Koenig, P.C.

 

潘養源 專利二組副主任

•中正理工學院電機系學士

•政治大學企業管理碩士

•美國密西根大學工業及作業工程碩士/博士候選人

 

由於「新」的第102法條用語的改變，在「新」的第102法條下，秘密「銷售」或秘密「要約出售」不再觸發「銷售阻卻」是有可能的。在AIA草擬期間與通過後，有些跡象顯示，國會有意使「銷售」指公眾知悉的銷售。美國專利商標局(USPTO)曾頒行一套建議的審查指南，指出在「新」的第102法條下，秘密「銷售」或秘密「要約出售」不適格於習知技藝 [用於執行Leahy-Smith美國發明法案的先發明人申請制條文的審查指南, 78, Fed. Reg. 11059 (2013年2月14日)]。在這些指南中，美國專利商標局聲明：「AIA立法的歷史顯示在AIA 35 U.S.C. (102)(a)(1)中包括此一條款應被視為顯示AIA 35 U.S.C. (102)(a)(1)並不涵蓋非公開的使用或非公開的『要約出售』」。

儘管如此，有關於秘密銷售的法律是否已被改變仍不清楚，且國會的紀錄中的評論或美國專利商標局的指南並非法律。直到美國聯邦上訴法院聽證了一個有關於這個議題的個案，並交下一個裁決前，最佳實務將是，不論其為秘密的(機密的)或公開的，在任何商業銷售活動發生前即於美國申請專利保護。由於在「新」的102法條下，商業活動被考量為「銷售」或「要約銷售」，這是避免在美國喪失所有專利權利的風險的唯一方法。