104年2月號 道 法 法 訊 (274) |
DEEP & FAR |
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在日本專利審查實務中 發明單一性之缺乏所造成的潛在問題： 如何避免對獨立請求項之不必要的限制 |
陳怡岑 專利工程師 •
中原大學化學系 •
淡江大學化學工程與材料工程學系研究所 •
WARWICK UNIVERSITY Master of Science in
Analytical science |
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對於申請專利範圍第1’-7’項的請求項樹圖係圖示於第2圖中，其中由於範圍變動之修正的遞交，藉由虛線矩形框中所包含的請求項係在該第二次審查意見書中被核駁。
第2圖
修正後之申請專利範圍第1’-5’以及7’項係僅因範圍變動之修正的理由而被核駁。這是因為這些申請專利範圍並未包括在該第一次審查意見書中所定義之STF：獨立請求項第1’項並未包括先前之請求項第2以及3項所述之限制。因而，修正後之申請專利範圍第1’-5’以及7’項不針對新穎性與進步性步驟來被審查。申請人未回應該第二次審查意見書，而此申請將視為放棄；然而一分割申請案被提起，導致一專利的授予。所述分割申請案之申請專利範圍第1項係實質上相同於所述母案申請案之申請專利範圍第1’項。
4. 對策
雖然對於避免在獨立請求項中不必要的限制並沒有單一絕對的對策，但一些可能的對策係如下所示。
4.1 分割申請案
在收到該第一次審查意見書後，對於避免在獨立請求項中不必要的限制的最容易的方法是提出分割申請案，即使在提出分割申請案以及請求審查中會產生額外的費用，以及在該母案申請案的請准過程中所產生的花費可能是浪費的。