104年2月號 道 法 法 訊 (274)

DEEP & FAR

 

 

基於印度專利法之揭露與實施要件（續）

劉偉德 專利工程師

．國立台灣大學電機工程研究所

 
 

第 8 條要件的演進 ：

不符第8條的情事可以包羅以下結果，包括：IPO核駁一申請案、在異議程序中否決一專利 （無論是遭受IPO或在智慧財產權上訴委員會 (IPAB)）以及遭受法院的舉發程序而撤銷一專利。申請專利範圍的新穎性和非顯而易見性與前述法理無關，而因此大量的異議程序和撤銷訴訟涉及對於違反第8條的要件的專利舉發的抗辯。

第一個有關於違反專利法第8條的要件的初步證據的評論係來自尊敬的德里高等法院對於Chemtura公司對抗印度工會 (CS (OS) 2009年第 930 號）的裁定。在此案例中，當Chemtura被 IPO要求遵守第8(2)條時，因其未提交任何有關於在印度境外，相同或基本相同發明的資料，且並未宣誓有關於在印度境外相同或基本相同發明沒有的進一步的發展。這導致了法院取消利於Chemtura的臨時單方禁制令，這是由於指出外國申請案的狀態處於只是申請中或撤回的做法仍不足以充分遵守第 8條的要件。

尊敬的法院得出這樣的結論：申請人必須提供：在其回覆 IPO之時，所擁有的任何及所有外國檢索報告和官方意見審查書。而法院無視Chemtura的爭點：只有在外國申請案的申請專利範圍獲准的情況下，這些資料始需被提供。

在另一個類似的例子之中：Tata Chemicals 對抗 Hindustan Unilever Limited，則涉及撤銷印度專利號195937。IPAB基於 (a) 未告知相應英國申請案放棄；(b) 未能提交國際初步審查報告 （IPER），而撤銷該專利。