104年1月號 道 法 法 訊 (273)

DEEP & FAR

 

 

你仍會因一次「秘密」銷售而

喪失你的專利權嗎？(三)

by Volpe and Koenig, P.C.

 

潘養源 專利二組副主任

•中正理工學院電機系學士

•政治大學企業管理碩士

•美國密西根大學工業及作業工程碩士/博士候選人

 

•備好獲准專利

為了「銷售阻卻」的適用，一個發明僅須「備好獲准專利」。一個發明是「備好獲准專利」的，當(1)該發明是付諸實施；(2)該發明是以圖形描繪或以文字描述，而具充分的本質，致使本領域具一般技藝者得據以實施該發明。可想而知，一發明是否是「備好獲准專利」，通常是一事實調查。

•在102法條下的「銷售阻卻」關鍵議題

在「老」的第102法條下發展的法律，對於聘用外面的製造商來製造一可能是專利保護標的之產品的公司具有幾個特別地關鍵議題。首先，一無效的「銷售」或「要約出售」在「老」的第102法條下不必是公開的。該關鍵語句如下：「…(b)該發明是…在此國家公開使用或銷售，而在美國申請專利的日期之一年以前，…」。用於「老」的第102(b)法條下的該詞句「公開的」，僅只用於修飾「使用」。「公開的」未修飾「銷售」。因此，一個完全秘密的型式之習知技藝可以使一專利無效。

第二，對於「銷售阻卻」規則，並沒有「共同開發」的例外。亦即，即使兩個公司實體合作發展一發明，如果一實體「銷售」或「要約出售」該發明給一第三方或其他實體，該「銷售阻卻」是牽涉其中的。最後，「銷售阻卻」沒有供應商的例外。亦即，一個外部供應商「銷售」或「要約出售」一產品給該產品的發明人的行為可觸發該「銷售阻卻」。據此，考量下述情境：A公司發明一產品，其可能為一專利的標的。A公司沒有製造該產品的能力。A公司招募一海外製造機構，即B公司(一不同的公司)來製造該產品，且概述該商業交易的條款。B公司通知A公司，當A公司給予許可，其已備妥履行該產品的訂單，並將它們運到A公司。

假定該發明是「備好獲准專利」，B公司「要約出售」自身的產品給A公司的行為，觸發了該「銷售阻卻」。(待續)