103年8月號 道 法 法 訊 (268)

DEEP & FAR

 

 

天空還沒有塌下來-

即使在Myriad案後，一組Myriad的

生技請求項仍是可專利的 (二)

by Birch Stewart Kolasch Birch LLP

 

潘養源 專利二組副主任

•中正理工學院電機系

•政治大學企業管理碩士

•美國密西根大學工業及作業工程碩士/博士候選人

 

美國最高法院現在決定僅只在一請求項中引述「分離的」一詞，是不足以使該標的物在§101法條下，是專利適格的。但該判決應當被考量為有些狹隘。該法院在法官湯瑪士的意見之最後一次實質陳述中簡明陳述：「吾人僅持守基因及其所編碼的資訊僅只因為它們被從周圍的基因物質分離了，在§101法條下是專利不適格。」（Slip Op. 第18頁）。

雖然Myriad已力主「分離的DNA」請求項應當是專利適格的，因為用於從人類的基因分離DNA的方法，引致其化學鍵結的改變，創造了一個在自然界未發現的分子，惟該法院認定Myriad的請求項不僅未以化學組合物表達，亦未以任何方式依賴一DNA特定片段的隔離所引致的化學改變(Slip Op.第14頁)。

在獲致其結論時，該法院回顧兩個最相關的習知最高法院判決，亦即：Diamond v. Chakrabarty案，447美國第303頁(1980)及Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.案，333美國第127頁(1948)。該法院認定Myriad的請求項僅只是”分離的”自然發生的DNA，是更相似於在Funk Brothers案中認定無效的請求項。該法院留意到在Chakrabarty 案，該等專利請求項是指向藉由插入四個質體而被改造的細菌，因此該改造後的細菌並非自然發生的，且具有顯著地不同於任何自然發現者的特性，447美國第310頁。Funk Brothers案，另一方面，相關於僅只是自然發生地細菌品種混合的專利請求項。在該案中，該法院認定該主張的組合物，是專利不適格的專利請求項，因為該專利擁有者未以任何方式改變該細菌。參照Funk Brothers案中被認定無效之請求項，將其與Myriad的請求項相較，湯瑪士法官指出”他 (該Funk Brothers申請人) 的專利請求項因此直截了當地落入自然法則例外，Myriad 的也是”(Slip Op.第13頁)。