103年8月號 道 法 法 訊 (268)		DEEP & FAR
Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.	簡立慈 專利工程師 •臺灣師範大學化學系 •臺灣師範大學化學所

(接續)

該下限對於用以區別對於pH6.0以下並無任何著墨之Booth專利並無功能。因此，該下限6.0僅為請求項中一材料元素，排除該元素適用均等論並非必要。見 Hubbell v. United States, 179 U.S. 77, 82, 45 L. Ed. 95, 21 S. Ct. 24 (1900)。(「所有元件必須皆被視為材料元素」、「雖然一省略的部分是因一均等的裝置或是一手段仍是一開放性問題」)當更改之理由並非關於迴避先前技術時，該更動可能引入新元素，但其並無必要排除該元素之均等範圍的侵害。

然而，我們仍留下了在如同上述個案情形時該怎麼做的問題。該案之紀錄似乎並無顯示其包含下限pH6.0之原因。就我們的觀點，具有某些特別原因來修正請求項可避免審查歷程檔案之適用並不等同於缺乏理由的修正可同樣地用來避免禁反言。須留意請求項的確具有定義以及告知的功能，我們認為較適切的規定為專利擁有者應有責任來建構於專利審查期間被要求之修正的原因。該法院將會決定該原因是否足夠充分來克服對於該修正所增加之元件做為限制均等論之適用之審查歷程禁反言。然而，當沒有建立說明時，該法院須假定專利局具有和可專利性相關的實質原因來包含該經修改而增加之限制元件。在這些情況下，審查歷程禁反言將會因該元件而禁止均等論之適用。我們所描述之假設，若建構了對於該元件恰當之原因則可反駁。給予適當尊重於請求項在定義發明上之角色並告知大眾，而專利局之職在於確保被許可之請求項僅涵蓋所提出之專利申請中具有正確可專利性之標的。以此種方式實行，審查歷程檔案對於均等論設下了合理的限制，並進一步從專利法任一擔心的衝突中隔離該均等論。