103年6月號 道 法 法 訊 (266)

DEEP & FAR

 

 

 
 
變遷至美國發明法案(四)

 

陳柔潔 專利一組副主任

．中興大學食品科學系

．台灣大學生物化學暨分子生物學所碩士

 
         

除此之外，未能揭露最佳態樣可能會將在先的優先權主張置於風險之中。巴黎公約中陳述“正規的國家申請[是]足以確立在相關國家之申請案提交的日期之任何申請”，此種“正規的國家申請案”“產生優先權”。關於根據巴黎公約 (以及因此也根據PCT，專利合作條約)沒有揭露最佳態樣的申請案是否仍然產生優先權，現在有兩種方式來看待美國最佳態樣法律。一方面，35 U.S.C. §111(a)(2)，AIA及CREATE均陳述了“申請案應該包括－(A)如第112條所規定的說明書”。第112條，AIA及CREATE均陳述了“說明書...應該提出最佳態樣”(加上強調)。因此，一個人可以主張一沒有揭露最佳態樣的美國申請案並不完整，故其無權受賦申請日的資格，且因此沒有產生優先權。

 

另一方面， AIA 35 U.S.C. §§119(e)及120規定國內優先權申請案不需要敘述最佳態樣。因此，為了在美國主張優先權，一沒有敘述最佳態樣的申請案在美國或可爭辯“足以確立該申請案提交的日期”。因此，這樣的申請案也足以獲得巴黎的優先權。直到這個問題被提起爭訟，並選擇其中之一的解釋為止，本文建議在專利申請案中包括最佳態樣。

 

C. 發明日對有效申請日及衍生程序

在CREATE及AIA之下，每一申請專利範圍都有一單一“生日”。這是用來確定何為先前技術之最早的日期。AIA適用於任何專利申請案，只要該申請案包含任何申請專利範圍，而其生日(詳言之，“有效申請日”，如下面所討論的)在2013年3月16日或之後。一旦一申請案係根據AIA，即使所有具有自2013年3月16日起的生日的申請專利範圍被撤銷，其仍應根據AIA。此外，所有AIA申請案的延續申請案、分割案或部分延續申請案亦應根據AIA。

                                                                      (待續)