103年6月號 道 法 法 訊 (266)

DEEP & FAR

 

 

盡職調查和專利授權：

交易雙方的關鍵功課

Baha Obeidat和Michael Snyder撰稿（續）

劉偉德 專利工程師

．國立台灣大學電機工程研究所

 
 

在任何情況下，被授權人應窺探已授權專利的任何弱點。對於被授權人而言， 盡職調查通常始於首先調查法定形式的調查手續，譬如確認已授權專利事實上僅被授權人所擁有，並且已登記適當的讓與。若該專利不由授權人所獨自擁有時，在進行授權討論之前，則必須解決所有權問題。否則，被授權人仍可為了非由上述授權人完全 擁有的專利授權而支付，而且可能需要將第三方所有權人納入授權討論之列。

作為盡職調查的一部分，被授權人還必須確認已授權專利是否仍然有效，亦即已授權專利的期限尚未屆滿，而且已經被及時支付所有延展或維護費用。否則，被授權人可能去支付甚至可能不是有效的專利的授權 。

除了法定形式，被授權人的盡職調查應包括全面審查已授權專利，包括任何外國專利的申請程序。任何在與先前技術區分的訴訟之中的答辯或爭辯具有可專利性的論述，可以成為限縮已授權專利的範圍或附加有效性的堅實證據。此外，如果已授權專利曾經是專利侵權訴訟標的，在該訴訟期間所作的論述也必須被審查，因為那些亦可能會影響如何來解釋這些已授權專利。

在一般情況之下，專利組合可能包括原始案或"母案"專利，其次是基於該原始案專利的相關"連續"專利。連續專利必須遵守一些法定規則來正確主張原始案專利的優先權。因此，確保所有已授權專利有權享有其各自的優先權主張一事是重要的。雖然它不總是致命的，存在於專利優先權主張的差距可能擴大先前技術的範圍和內容，從而對某一專利的有效性以及其如何被應用於被授權人技術具有潛在的負面影響。

被授權人還應調查是否任何第三方 已經授權上述已授權專利，或者考慮將授權這些專利。如果第三方不遵守保密規定的條款，他們可能向在談判中的被授權人洩露額外有用的洞見。