盡職調查和專利授權：交易雙方的關鍵功課

103年5月號道法法訊 (265)		DEEP & FAR
盡職調查和專利授權：交易雙方的關鍵功課 Baha Obeidat和Michael Snyder撰稿（續）	劉偉德專利工程師．國立台灣大學電機工程研究所

此外，可能沒有比涉及授權人的生意的有關人士更能成為在已授權專利背後技術的專家。授權人一方的盡職調查可能包括：諮詢可以提供已授權專利技術發展歷史觀點以及對於先前技術提供改進洞見的資深工程師或科學家。已授權專利主題技術的發展與被授權人受指控技術的介紹，此兩者的時間點皆很重要。如果被授權人持續使用受指控技術數年，被授權人或許能夠依據怠忽或禁反言的理論而反駁一侵權指控。被授權人開始使用受指控技術後經過許久，或可適用怠忽。如果授權人獲知被授權人的受指控技術已有一段時間，卻給了上述被授權人一個理由去相信授權人並不會對被授權人主張上述已授權專利的話，或可適用禁反言。授權人應調查相關時程表，以確定是否存在怠忽或禁反言的問題。如果被授權專利包括多項專利，其中有些較強和有些潛在薄弱，盡職調查將允許授權人戰略性地發展較強的已授權專利，而可能放棄可能會削弱授權人談判立場的其他專利。被授權人的注意事項被授權人的盡職調查應當聚焦於讓被授權人獲得資料重點，俾有利於被授權人在從事授權討論和同意任何最終的授權合約條件之前，可以進行戰略決策。首先，被授權人必須具有關於上述已授權專利之需要的基本認識。上述已授權專利是否指向被授權人的關鍵技術？或者被授權人不具備該項技術亦可操作（即便是最好繼續使用它）？這種分析將立即建構出任何關於授權的討論，這是因為可能會使被授權人企業倒閉的關鍵技術很可能會使獲得一授權變成"必須"，並且有可能促進對於上述已授權專利更詳細的有效性研究。如果上述已授權專利技術對於被授權人而言不重要的話，被授權人仍必須權衡任何可能的專利侵權訴訟的成本，而其最終的花費可能比一個擬授權的成本還多。