103年5月號 道 法 法 訊 (265)

DEEP & FAR

 

 

 
申請專利範圍之撰寫（一ｏ五）

 

蔡馭理 專利師

•臺灣大學電機學士

•臺灣大學電信工程研究所

 

 
 

§51-II　有商標的材料；任意名稱（Trademarketed Materials; Arbitrary Names）

 

摘要

 

一般而言，在專利申請案中使用商標或商業名稱是不被期望的；然而，在許多不同的事實情況下，法院已經准許了它們的使用。由於該等判決的分歧性，對專利律師和專利局審查員而言，評價特定商業名稱是否在專利申請案中被合理使用是很困難的。此文提出四個規則，其體現了涉及在專利申請案中使用商業字眼的已知案例。

 

適當的測試應僅於衍生自35 U.S.C.第112條理由的規則。申請人是否已在他或她合理範圍內盡可能揭露關於該材料的任何事物？如果是，那樣就足夠了。

若"AMBERLITE IRC 50"在方法或組合物中是一個重要材料，而若申請人不知道這是什麼，且該商標擁有人不會說什麼，假設該發明是非顯而易見的等等，為何他應該被駁回一個專利？若如同委員會或法院所擔心的，該商標擁有人停業或改變成分使得該發明不再起作用，那麼該專利會是無用的。有效性不會成為問題，因為沒人可以實現該發明。然而，較常發生的是，若該商標擁有人並未停業，那麼只要該材料持續可得，該專利就會維持可作用性且有用。一具有五年有效期的專利是優於完全沒有專利的。此外，因為以名稱之商標的材料的揭露，究為一存在事物的描述，即使隨後在專利被授予前且可能甚至是在專利授予後的任何時點變的可得，其不應被認定為加入一對該材料另外的描述的"新事物"。唯一應該被要求的是一個同一性的宣誓書或聲明書－較後的描述確實描述了在申請案中所提到的組合物－而沒有任何其他事物。針對新事物的規則1實際上應與此單純的識別問題沒有任何關係。

當然，商標應總是被適當的指定。（詳參MPEP 608.01(v)及其他有關正確商標使用的資源。）

 

摘要：

盡可能避免透過商標或商業名稱定義使用在實施一發明的組合物。若沒有其他方式，則在申請案中描述關於該材料的任何已知事物。若被以35 U.S.C.第112條核駁，提出訴願。

 

註1：35 U.S.C.第113條："沒有任何修正得引入新事物到發明的揭露中。"