美國聯邦上訴巡迴法院PRINCO案聯席判決評析-基於權利金計算基礎與其不當擴張之論點

103年5月號道法法訊 (265)		DEEP & FAR
美國聯邦上訴巡迴法院PRINCO案聯席判決評析- 基於權利金計算基礎與其不當擴張之論點(2) (本文曾發表於月旦法學2013年11月第222期)	林金榮律師．中興物理/中興法律碩士美國華盛頓大學法律碩士

2. 本案適用法令與判決 2.1美國專利法Section 271(d) 美國1988年修正法案並增訂了美國專利法§ 271(d)是關於專利濫用的相關規範。美國專利法§271(d)規定，有權主張救濟之專利權人，在有侵害或間接侵害其專利權情形下，不得因有下列各款情事而否定其行使救濟之權力，或被視為專利濫用或違法擴張專利權： (1) 收入或利益係基於未經專利權人同意之間接侵害專利行為所致； (2) 授權之情形，若未經專利權人同意，即構成間接侵害專利者； (3) 對於專利侵害或間接侵害，行使專利救濟權利之行為; (4) 拒絕授權他人實施或使用其專利權者； (5) 專利授權以授權其他專利或購買其專利產品，作為授權條件，但在特定情形下，專利權人之系爭專利或專利產品在該相關市場領域具有市場影響力(market power)者，不在此限。 §271(d)(5)要求需證明專利權人具有市場影響力為前提，方得判斷是否構成專利濫用。此條文允許法院除非在專利權人在相關市場領域，具有市場影響力情形時，方可判斷專利權人是否有專利濫用之成立。然而在美國法院或學者在論及此一規定時，產生了一個疑問，就是市場影響力作為在判斷專利濫用之構成條件時，究竟應以必然的關係(Per Se)加以判斷，而視為一強制規定?或是應視為一非強制規定(default rule)，而允許法院具有合理的判斷彈性空間(Reasonable Approach)? 假使美國專利法§271(d)(5)是允許存有不適用此規定之彈性空間，則此即衍生另一有趣爭議，即在專利權人具有市場影響力的市場，假使專利權人以包裹授權或搭售買賣強迫推銷其他非必要專利或非必要專利產品的情形，則§271(d)(5)規定是否有解釋為必然關係(Per Se)的可能性? 雖有論者認為由此一規定的反面規定之立法方式觀之，立法考量應是有限縮其成立專利濫用之意，所以就如同美國聯邦上訴巡迴法院於判決中所述的，專利濫用原則屬於法官造法下的產物，將對法定專利權利主張侵權排除請求權時的一個限制與減損，故巡迴法院一向不會廣泛的適用之。 2.2 美國實務判決 2.2.1 Patent Misuse Doctrine (1)不當擴張權利金計算基礎的法律風險 -- 禁止專利濫用原則禁止專利濫用原則（Patent Misuse Doctrine）為一類似英美侵權法中，禁止不淨之手（Unclean Hands Doctrine）之衡平法原則。此原則限制濫用其專利之專利權人提出專利侵權訴訟，不論濫用專利的態樣是違反反托拉斯法之濫用態樣，或是企圖擴張其專利排他權的濫用態樣均屬之。 (2)法官造法環境下孕育的專利濫用禁止原則屬於Common Law系統的美國法，許多法律原則均源於法院的判決。同樣的，專利濫用原則，可說是源於美國最高法院在1917 年Motion Picture Patents v. Universal Film Manufacturing, 502, 37 S.Ct. 416, (1917)的判決決定。在此判決中，美國最高法院明示，專利權人要求經其專利授權之電影放映機只得放映特定電影，如此限制電影放映機的購買人，是無效的限制，畢竟電影明顯非該專利發明的專利保護範圍內。而且此一限制並非專利法所允許的專利保護範圍，如允許專利權人以此方式對於電影業者行使其專利權，將不當授予超出其專利範圍之排他權利，顯將超出專利法應當解釋的保護範圍。從上述美國判決的介紹，我們可知美國法系統中，對於專利濫用原則的孕育，始於反托拉斯法對於不當專利授權的規制，但也參雜了Torts侵權法的Unclean Hands Doctrine概念，以及契約法對於授權契約的規範，最後美國國會通過了專利修正案，方於美國專利法中明訂了專利濫用的規定。再者，美國Common Law傳統，法官對於法律的解釋享有極大的自由，是否可如同大陸法系的我國，慣於對於法條的框架解釋，有相同的對應比附援引，也是頗有困難。從古到今，美國法院一貫運用禁止專利濫用原則之中心思想，在於擔心專利權人不當利用其獨占排他權力於非專利範圍外之產品。此疑慮可說是擔憂專利權人將其專利權由專利產品不當的延伸到控制市場而妨礙正常競爭。 2.2.2 美國最高法院最近關於專利濫用的2006年Illinois Tool Works判決美國最高法院在2006年Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc.(547 U.S. 28)的判決意見，是最高法院目前就美國專利法§271(d)(5)的最近判決意旨。此判決中的主要爭點，在於專利權人是否仰賴專利權中排他影響力(leverage based on the patent)作為手段，前提是否應肯定有專利權即推定其有影響力，還是專利權人並無利用專利權影響力作為其授權手段? 美國最高法院在Independent Ink判決意旨表示，單單基於擁有專利權，就推論專利權人市場影響力的存在，依據經濟理論或是商業現況，是沒有根據的。法院見解以為，對於是否有違法限制競爭的情勢存在，必須證明有市場影響力做為根據，而不能僅靠推論。在此案件判決對於美國專利法§271(d)(5)的意見出爐後，對於包裹授權是否構成專利濫用及妨礙競爭，以及與市場影響力之間關係的看法也轉趨一致。在專利濫用的防禦抗辨中，否定有專利權即有市場影響力，也與不正競爭的看法相符。因此有學者以為，法院見解由早期案件以來的變遷，一些過往案件的的見解也變的過時了。在二十世紀中期，法院一向將專利即聯想具有獨佔壟斷之虞，因而視為反托拉斯法的極小例外。此見解特別常見於美國最高法院在1930年代到1960年代的判決中，也已經在近幾年被漸漸淘汰。