專利法Q＆A

103年 4月號道法法訊 (264)		DEEP & FAR
專利法Q & A	蔡律灋律師 ‧臺灣大學法律學系 ‧臺灣大學法律學研究所

一、 本公司為無線網路產品製造商，會向IC 零件供應商採購IC 零件。在供應商不願意簽署「採購合約」或「不侵權聲明保障書」之情形，如本公司受到第三方侵害智慧財產權之控告時，根據我國法，本公司是否可以對IC 零件供應商主張任何權利？

1. 民法第349條規定：「出賣人應擔保第三人就買賣之標的物，對於買受人不得主張任何權利。」此係關於「權利瑕疵擔保」之規定。

2. 在供應商不願意簽署「採購合約」或「不侵權聲明保障書」之情形，供應商依法仍應負「權利瑕疵擔保責任」，即應擔保買賣標的物之權利無瑕疵。

3. 如貴公司受到第三方侵害智慧財產權之控告時，即可依民法關於權利瑕疵擔保之規定，向供應商「解除契約」、「請求返還買賣價金」及「請求損害賠償」。於此並附上相關判決一則供貴公司參考。

【裁判字號】	93,上易,44
【裁判日期】	931117
【裁判案由】	返還價金
【裁判全文】
臺灣高等法院民事判決　九十三年度上易字第四四號　　上　訴　人　金豐富水族生技有限公司　　法定代理人　趙磊　　訴訟代理人　楊揚律師　　被　上訴人　海豐飼料股份有限公司　　法定代理人　吳秀梅　　訴訟代理人　張自良當事人間返還價金事件，上訴人對於中華民國九十二年十一月十三日台灣板橋地方法院九十二年度訴字第一六四號第一審判決提起上訴，本院於民國九十三年十一月三日言詞辯論終結，判決如左：主文原判決關於命上訴人給付超過新台幣伍拾捌萬壹仟陸佰伍拾元，及自民國九十二年二月二十二日起至清償日止，按年息佰分之伍計算之利息部分，及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄。右開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。其餘上訴駁回。原判決關於命上訴人給付新台幣伍拾捌萬壹仟陸佰伍拾元，及自民國九十二年二月二十二日起至清償日止，按年息佰分之伍計算之利息部分，於被上訴人將水燈（結構如附表所示）玖佰柒拾肆個返還上訴人之同時給付之。第一、二審訴訟費用由上訴人負擔拾分之柒，餘由被上訴人負擔。事實及理由一、按民事訴訟法第一百五十九條第一項規定：「期日，如有重大理由，得變更或延展之。」、第二項規定：「變更或延展期日，除別有規定外，由審判長裁定之。」次按最高法院二十八年上字第五０一號判例闡示：「審判長所定之言詞辯論期日，不因當事人聲請變更而失其效力，故當事人一造雖聲請變更期日，但在未經審判長裁定變更前，仍須於原定期日到場，否則仍應認為遲誤期日。」、二十九　　年上字第二００三號判例闡示：「變更期日，除別有規定外，屬於審判長之職權　，當事人無變更之聲請權，其為此聲請者，審判長如認為無重大理由，不予容納，自無庸為駁回之裁定。」查本院定於九十三年十一月三日言詞辯論，並於同年九月十日送達言詞辯論通知書予被上訴人，有送達證書附卷可稽（本院卷第一四七頁）。被上訴人雖於言詞辯論當日具狀聲請變更期日，理由為其訴訟代理人出國云云，然查，被上訴人早已知悉言詞辯論期日，有充足期間安排訴訟代理人屆期出庭，故其訴訟代理人屆期出國，難認為重大理由。且本院未裁定准予變更期日前，原定期日仍為有效，被上訴人未於原定期日到場，仍應認為遲誤期日。故被上訴人未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第三百八十六條各款規定情形，本院得依上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決。二、按民事訴訟法第四十八條規定：「於能力、法定代理權或為訴訟所必要之允許有欠缺之人所為之訴訟行為，經取得能力之本人、取得法定代理權或允許之人、法定代理人或有允許權人之承認，溯及於行為時發生效力。」查上訴人抗辯被上訴人前法定代理人姚家望於民國（下同）九十一年七月間因腦溢血而陷入昏迷，無訴訟能力等語，為被上訴人所不爭執，堪信為真正。但被上訴人於九十二年二月十八日變更登記吳秀梅為法定代理人，有被上訴人提出其變更登記表為證（本院　　卷第五十九頁　），經其代表被上訴人承認姚家望之前所為訴訟行為（本院卷第　一０一頁），揆諸上開規定，溯及姚家望於行為時發生效力，故本件並無被上訴人未經合法代理情形。三、被上訴人起訴主張：伊自八十九年七月三十一日起至十二月三十一日止，陸續向上訴人購買夢幻水晶及水燈產品，並依約陸續給付價金共計新台幣（下同）二百二十萬元予上訴人，上訴人自九十年一月起至四月止陸續交付價值共計一百八十九萬九千九百二十一元之夢幻水晶一萬九千一百四十個及水燈九百七十四個（其中五十五個單價五百五十元，其餘九百十九個單價六百元，合計五十八萬一千六百五十元），但上訴人所交付之水燈（以下稱系爭水燈）有侵害他人專利權之瑕疵，且無法補正，準用給付不能法律效果，伊依民法第二百二十六條、第二百五十六條規定，於九十年十月三日向原法院提起九十年度訴字第二一二九號（嗣視　　為撤回）（以下稱前案）請求返還買賣價金之訴時，以起訴狀之送達，對上訴人　為解除契約之意思表示，再上訴人未交付價值三十萬零七十九元之夢幻水晶及水燈，經伊於九十年八月二十九日以台中五０支郵局第二二九一號存證信催告交付　　，再於前案當庭催告，上訴人已遲延給付，伊乃於前案以起訴狀之送達為解除契　約之意思表示，為此依民法第二百五十九條規定，請求上訴人返還有瑕疵部分之水燈價款五十八萬一千六百五十元，及未交貨部分之價款三十萬零七十九元，合計八十八萬一千七百二十九元，並加計自九十二年二月二十二日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，又願供擔保，聲請宣告假執行等語。四、上訴人則以：被上訴人原向第三人購買相同規格設備之水燈對外銷售，伊乃依其指示而製造系爭水燈；被上訴人於系爭水燈自行組裝送風馬達，始侵害他人專利權；民法上所謂給付不能，指依社會觀念，其給付已屬不能者而言，伊已交付系爭水燈予被上訴人，足見無給付不能情事；被上訴人就未交貨部分，未曾催告伊給付，且兩造合意以此部分價金抵付八十九年間其向伊購買，並運往大陸地區之氣泡產品之價金二十三萬六千二百七十五元，及被上訴人為參展而向伊購買產品之價金六萬五千一百九十六元；如認系爭買賣契約業經被上訴人合法解除，依民法第二百五十九條第一項第一款、第二百六十一條、第二百六十四條第一項前段規定，於被上訴人將所受領之系爭水燈（結構如附表所示）九百七十四個返還伊前，伊拒絕返還此部分價金等語，資為抗辯。五、原審判決被上訴人勝訴，並宣告附條件之准、免假執行。上訴人全部不服，提起上訴，聲明求為：(一)原判決廢棄，(二)被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請駁回。被上訴人則聲明求為駁回上訴。六、兩造不爭執之事實及證據如後：　(一)被上訴人自八十九年七月三十一日起至十二月三十一日止，陸續向上訴人購買夢　幻水晶及水燈產品（結構如附表所示），並依約陸續給付價金共計二百二十萬元予上訴人，上訴人自九十年一月起至四月止陸續交付被上訴人價值共計一百八十九萬九千九百二十一元之夢幻水晶一萬九千一百四十個及系爭水燈九百七十四個（價值五十八萬一千六百五十元），尚有三十萬零七十九元之夢幻水晶及水燈未交付，有被上訴人提出之匯款回條聯、兩造變更登記表（原審卷第十、二十六頁、本院卷第五十九頁），及上訴人提出其變更登記表為證（本院卷第五十一頁）。　(二)被上訴人之客戶於八十九年八月間接獲第三人來函主張系爭水燈侵害其專利權，　請求停止此侵害行為。被上訴人即通知上訴人，經上訴人之實際負責人劉昶出具承諾書，承諾「如有牽涉任何侵害他人專利之事，由本人負責」。被上訴人再於九十年八月二十九日寄台中郵局第五十支局第二二九一號存證信函予上訴人，記載「希函達三日內出面協商買賣瑕疵及不完全給付等事實」，有被上訴人提出之存證信函、吳發隆律師事務所函、承諾書為證（原審卷第十一、六十八、七十頁）　(三)被上訴人於九十年十月四日提起前案，主張系爭水燈侵害他人專利權，以起訴狀　之送達，對上訴人為解除契約之意思表示等語，經原法院於同年十月十五日送達起訴狀繕本予被上訴人，並囑託財團法人中華工商研究所鑑定系爭水燈是否侵害中華民國專利證書新型第一三五九八七號訴外人郭仲益所有「魔幻擺飾」新型專利權，經該所以九十一年七月二十四日（九一）中北禧字第０七０一五號函檢送鑑定報告書，嗣因兩造遲延言詞辯論期日而視為被上訴人撤回起訴，經本院調閱該訴訟事件卷宗查核在案。六、按民法第二百二十九條第一項規定：「給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任。」、第二項前段規定：「給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。」；第二百五十四條規定：「契約當事人之一方遲延給付者，他方當事人得定相當期限催告其履行，如於期限內不履行時，得解除其契約。」查上開被上訴人於九十年八月二十九日所發台中五０支郵局第二二九一號存證信函，未記載請求上訴人交付水燈或夢幻水晶意旨。被上訴人主張其於前案曾當庭對上訴人請求云云，經本院查核前案言詞辯論筆錄，未發現此一事實。是被上訴人雖先行支付價金三十萬零七十九元予上訴人，但迄未通知上訴人其欲購買水燈或夢幻水晶，及其數量，上訴人之給付義務尚未發生，自無遲延責任可言，被上訴人逕依民法第二百五十四條規定主張解除此部分契約，顯有未合，不生解約之效果。從而被上訴人依民法第二百五十九條規定，請求上訴人返還此部分價金三十萬零七十九元，並加計自九十二年二月二十二日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為無理由，不應准許。被上訴人既無權請求上訴人返還此部分價金，上訴人抗辯其以此部分價金抵充被上訴人向其購買其他產品之價金等語，已無審酌必要，附此敘明。七、關於系爭水燈是否侵害第三人之專利權，及上訴人應否負瑕疵擔保責任乙節，論述如後：　(一)按民法第三百四十九條規定：「出賣人應擔保第三人就買賣之標的物，對於買受　人不得主張任何權利。」查系爭水燈如為第三人之專利權範圍所涵蓋，第三人得對於被上訴人主張權利，致被上訴人對系爭水燈之使用收益權能受到限制，自屬上開規定所示權利瑕疵擔保範疇。　(二)上訴人抗辯：被上訴人向伊購買系爭水燈以前，自其他廠商購買相同規格設備之　水燈對外銷售，並於八十九年四月間在水族寵物雜誌刊登廣告等語，雖據被上訴人提出該廣告為證（原審卷第四十五頁）。惟按民法第三百五十一條規定：「買受人於契約成立時，知有權利之瑕疵者，出賣人不負擔保之責。但契約另有訂定者，不在此限。」經查，上訴人於九十三年五月六日自認對被上訴人保證系爭水　　燈未侵害他人專利，否則其應負瑕疵擔保責任等語（本院卷第一０二頁）。上訴　人之實際負責人劉昶復於第三人主張系爭水燈侵害其專利權後，對被上訴人承諾如確有侵害情事，其願負擔保之責。可見被上訴人縱於系爭契約成立時已知系爭水燈有權利之瑕疵，但兩造嗣後以契約訂定上訴人仍應負瑕疵擔保責任，上訴人自不得再以被上訴人之前曾販售同規格設備之水燈，抗辯其不負權利瑕疵擔保責任。　(三)中華民國專利證書新型第一三五九八七號「魔幻擺飾」新型專利權，其申請專利　範圍略以：「至少一個透明本體，該本體係為一容置有液體之中空體，於上端具有一個開口，並於下緣處設有一進氣孔；一承接於本體下緣之中空座體；一設置於座體內，並位於前述本體下緣之投射燈，用以將所發出的光投向該本體底端；及一設置於座體內之送風裝置，其上係配置有一送風管，該送風管之另一端係接出一種魔幻擺飾．．其中該送風裝置係藉以一送風管將空氣不斷地打入本體中，形成顆粒狀的氣泡不斷由下往上移動的情形，並利用前述投射燈將燈光投向該本體，形成一種不單單是靜態的單純擺設」，有經濟部智慧財產局（九一）智專一　　（一）一四００六字第０九一三一０００九三一號函檢附該專利申請資料附於前　案卷宗可稽。　(四)上開財團法人中華工商研究所之鑑定報告書，記載分析結論為：系爭水燈與新型　專利第一三五九八七號「魔幻擺飾」申請專利範圍之技術構成，係與利用本案新型專利實質相同之手段、方法，發揮相同之作用、機能，以產生相同之效能、結果，故適用於均等論原則，即構成實質相同之情形，為本案新型專利之申請專利範圍所涵括。理由略以：1.專利範圍之投射燈主要用以將所發出的光投向本體之底端，並利用本體材質透明的特性，使光源傳遞至整個本體上，使該本體更具美感；系爭水燈係以透明材質本體型態，利用相同投射燈傳遞光源之技術，達成相同之特徵暨功效，因此認定二者此要件所載述內容相符。2.系爭水燈其獨立項之透明本體、中空座體、投射燈、送風管等相關構件之使用技術手段，與申請專利範圍達成相同的功效或結果。雖然系爭水燈缺乏專利範圍「送風裝置」之必要構件，但系爭水燈必須具備類似送風裝置之設備，並就習知技術之資料顯示，方能達到觀賞用途之效果，故應為相同。故鑑定人認為系爭水燈雖尚未安裝送風裝置，但仍為中華民國專利證書新型第一三五九八七號「魔幻擺飾」新型專利權之專利範圍所涵蓋，換言之，系爭水燈侵害他人專利權。　(五)上訴人雖質疑上開鑑定結論違反經濟部智慧財產局頒定之「專利侵害鑑定基準」　關於均等成立要件置換可能性、置換容易性之認定，且系爭水燈產品無送風裝置，鑑定人不得以水燈有此一功能為前提，鑑定是否侵害專利權云云。然財團法人　　中華工商研究所針對此質疑，以九十三年三月二十二日（九三）中智修字第０三　００二號函補充　說明：1.系爭水燈無具備送風裝置，但具備「一塑膠管一端於中空座體中，另一端於中空座體之外」，依據過去之習知技術或公知知識之推斷，此塑膠管應為用於送風之用，再依據過去之技術資料，可推斷此塑膠管之效果預先設計為達到有氣泡出現之觀賞效果。2.本案採用「間接侵害」概念並用均等論進行判斷，亦即系爭水燈雖缺乏專利範圍之一零件，但此零件為一普及物，並可經由簡單之購買或容易之組裝完成，且系爭水燈已具備組合該零件組合部位（預備組合結構），應視為對於專利權範圍之侵害。是上訴人上開抗辯尚不足採。　(六)綜上，系爭水燈為為中華民國專利證書新型第一三五九八七號「魔幻擺飾」新型　專利權之範圍所涵蓋，被上訴人主張系爭水燈侵害他人專利權，上訴人應負權利瑕疵擔保責任，自非無據。八、按民法第三百五十三條規定：「出賣人不履行第三百四十八條至第三百五十一條所定之義務者，買受人得依關於債務不履行之規定，行使其權利。」；第二百二十七條第一項規定：「因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得　　依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。」；第二百二十六條第一項規定　：「因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害。」；第二百五十六條規定：「債權人於有第二百二十六條之情形時，得解除其契約。」查：第三人對被上訴人主張系爭水燈侵害其專利權，致被上訴人對系爭水燈之使　　用收益權能受到限制，應認上訴人所交付之水燈不合債之本旨，而為不完全給付　。再此一權利瑕疵無法補正，被上訴人自得依關於給付不能之規定行使權利。上訴人雖抗辯其已交付系爭水燈予被上訴人，無給付不能情事云云，但本件係屬不　完全給付，而適用給付不能之法律效果，並非上訴人直接負給付不能責任，故此抗辯尚不可採。從而被上訴人於九十年十月十五日對上訴人為解除系爭水燈買賣契約之意思表示，並無不合，此部分契約解除，被上訴人依民法第二百五十九條第一款規定，請求上訴人返還此部分價金五十八萬一千六百五十元，為有理由，應予准許。九、按民法第二百五十九條第二款規定「受領之給付為金錢者，應附加自受領時起之利息償還之」，此乃因債權人前為金錢給付，使債務人得加以利用而受有利益，故屬回復原狀之方法，與民法第二百三十三條規定之遲延利息，尚屬有間。從而　　被上訴人依此規定，請求上訴人就系爭水燈部分價金五十八萬一千六百五十元，　給付自九十二年二月二十二日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為有理由，應予准許。十、按民法第二百六十一條規定：「當事人因契約解除而生之相互義務，準用第二百六十四條至第二百六十七條之規定。」；第二百六十四條第一項前段規定：「因契約互負債務者，於他方當事人未為對待給付前，得拒絕自己之給付。」次按最高法院七十五年台上字第五三四號判例闡示：「雙務契約之一方當事人受領遲延者，其原有之同時履行抗辯權，並未因而歸於消滅。故他方當事人於其受領遲延後，請求為對待給付者，仍非不得提出同時履行之抗辯。除他方當事人應為之給付，因不可歸責於己之事由致給付不能，依民法第二百二十五條第一項規定，免其給付義務者外，法院仍應予以斟酌，如認其抗辯為有理由，應命受領遲延之一方當事人，於他方履行債務之同時，為對待給付。」查系爭水燈部分契約業已解除，兩造互負回復原狀之義務，上訴人已為同時履行抗辯，被上訴人復未主張系　　爭水燈因不可歸責於其之事由致給付不能，本院自應諭知於被上訴人將水燈（結　構如附表所示）九百七十四個返還上訴人同時，上訴人應返還被上訴人價金五十八萬一千六百五十元，及自九十二年二月二十二日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。十一、綜上論述，被上訴人本於民法第二百五十九條第一、二款規定，請求上訴人返還系爭水燈之價金五十八萬一千六百五十元，及自九十二年二月二十二日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息部分，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回。又上開應准許部分，兩造分別表明願供擔保，聲請准、免假執行，經核均無不合，應酌定相當擔保金額宣告之。上開不應准許部分，被上訴人假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。原審就超過上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，並為假執行之宣告，自有未洽，上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由。至於上開應准許部分，原審判命上訴人給付，並為附條件之准、免假執行之宣告，核無違誤，上訴意旨就此部分，指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。又本院本於上訴人之同時履行抗辯，就命上訴人給付被上訴人部分，諭知於被上訴人將水燈（結構如附表所示）九百七十四個返還上訴人同時給付之。十二、兩造其餘攻擊、防禦方法及提出之證據，於判決結果無礙，爰不一一論述。十三、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第四百六十三條、第三百八十五條第一項前段、第四百五十條、第四百四十九條第一項、第七十九條，判決如主文。中　　　華　　　民　　　國　　九十三　　年　　　十一　　月　　十七　　　日民事第十六庭審判長法官許正順法官魏麗娟法官翁昭蓉正本係照原本作成。不得上訴。中　　　華　　　民　　　國　　九十三　　年　　　十一　　月　　十七　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官鐘秀娥