103年4月號 道 法 法 訊 (264)

DEEP & FAR

 

 

盡職調查和專利授權：

交易雙方的關鍵功課

Baha Obeidat和Michael Snyder撰稿

劉偉德 專利工程師

．國立台灣大學電機工程研究所

 
 

當考慮專利授權時（已授權專利），潛在的專利授權人（授權人） 和潛在的專利被授權人（被授權人）將面對特有盡職調查考量。這篇文章從各方的角度出發，探討在各方在談判桌坐下來之前，某些必須被執行的功課。

 

授權人的注意事項

授權人在談判桌前的主要優勢將來自可用於顯示被授權人的活動（例如使用或銷售技術、產品、方法、系統或服務）侵犯了上述已授權專利的支持。這將需要考慮到已授權專利的申請專利範圍的合理解釋的侵權分析，並將已授權專利的申請專利範圍應用於某一受指控的產品、方法或服務，其經常被稱為專利的申請專利範圍"映射"至被指控的被授權人的技術。專利侵權分析必須考慮到：可受信賴的上述已授權專利，在美國專利和商標局（USPTO）、任何外國專利局和相關判例法之前的申請歷程。

 此外，授權人必須確保其對於侵權行為的立場不致於過度伸張。在這方面，授權人應確保其不致過度解讀已授權專利以使上述已授權專利可讀取先前技術，並因而衍生出關於已授權專利的有效性問題。授權人必須至少相當程度上熟悉已授權專利所屬領域的相關先前技術，比如透過先前技術檢索和分析。因為絕大多數的先前技術同樣可隨時由各方取得（比如透過公開可用的資料庫），向來最好的做法就是對被授權人可以存取並且可能檢視的先前技術有所熟悉。