103年4月號 道 法 法 訊 (264)

DEEP & FAR

 

 

美國聯邦上訴巡迴法院PRINCO案

聯席判決評析-基於權利金計算基礎與

其不當擴張之論點(1)

(本文曾發表於月旦法學2013年11月第222期)

 

 

林金榮 律師

．中興物理/中興法律碩士

  美國華盛頓大學法律碩士

 

 
 

本案例中Philips公司與Sony公司共同在光碟片技術上建立了一專利池，以便於對使用到此產業規格(Orange Book Standard Patent光碟片產品規格專利)的製造廠商，進行商業化的專利授權業務。這個案件，第一次在2005年經美國聯邦巡迴上訴法院作出判決，但是因為爭議不斷，故美國巡迴上訴法院在第二次受理本案之後，就全院ㄧ致同意聯席重新審閱了此案，並於2010年作出了PRINCO v. ITC, 616 F.3d 1318聯席判決(En Banc decision)。

  本文嘗試由PRINCO案此一美國聯邦巡迴上訴法院聯席判決評析作為出發點，介紹權利金計算基礎與不當擴張之間的問題，並希望可以有助於釐清實務上常見的權利金問題。

1.本案爭點

(1) 專利權人間的的系爭平行合作協議是否不當擴張專利權，而構成專利濫用？

(2) 專利權人間的的系爭平行合作協議是否造成不正競爭效果，而構成專利濫用？

  本案再次於美國聯邦巡迴上訴法院審理，並由所有上訴法院法官聯席審判，顯然是想要解決PRINCO案歷次審理以來產生的重要爭點，也就是縱使數個專利權人之間另行以合縱聯合的方式訂立平行合作協議，使得產業界裡的光碟廠商只得接受Phillips等公司設定好的專利授權包裹套餐，形同剝奪了被授權人對於其他替代性技術專利的選擇可能，則是否構成了不當擴張專利權的情形? 尤其當此專利包裹中的專利屬於基礎專利，或是本案中的光碟片產品規格專利時，被授權人如不接受其授權條件，如何合法繼續生產產品? PRINCO公司是否也等同迫於PHILIPS公司以包裹授權方式行使其專利權，被強迫須同時購買必要與非必要專利技術，因而此案存有不當擴張權利金計算基礎情事，而屬違法搭售(Tying Arrangement)類型專利濫用之虞?

  再者，美國專利法§271(d)(5)之規定適用上是否具有合理解釋空間(rule of reason)，還是應該認定為Per Se Rule?也就是當專利權人在相關領域具有市場影響力(market power)，並於專利授權時，以授權其他專利或購買其專利產品作為授權條件，是否就當解釋其專利授權行為屬於不當擴張專利權力，而有構成專利濫用之虞?