103年3月號 道 法 法 訊 (263)		DEEP & FAR
Novartis v. Lee： 用於計算專利期限調整的新數學	吳崇瑋 專利工程師 •清華大學數學系學士 •台北科技大學電通所碩士
最近，在Novartis公司與Lee先生訴訟案中(聯邦巡迴法院於2014年1月15日之文案號2013-1160)，美國聯邦巡迴上訴法院對於某些已獲證之專利修正其美國專利商標局(USPTO)計算專利期限調整(PTA) 之方法。因為美國專利商標局尚未公佈對於何時將改變該程序用於計算PTA以符合法院之裁決之方針，因此代理事務所複審以確保Novartis獲取專利之正確PTA數量。我們建議在USPTO執行考慮此變化之程序前，其他專利權所有人應確認獲取專利之正確PTA數量。 在Novartis之案例中，法院認為當審查期間申請請求繼續審查(RCE)且於計算申請超過三年才獲證之專利申請案之PTA時 ，USPTO必須考慮申請案之核准及其相對應獲證日期間之時間間隔。如此一來，對於申請至獲證超過三年(不含致力於繼續審查期間)之專利案，專利附加之PTA也許可行。 稍早之前，USPTO並未考慮該等申請案從核准至獲證日之時間去決定PTA，即使35 U.S.C. §154(b)(1)(B)(i)相關文句僅規定排除「由申請人根據第132(b)條所請求繼續審查該申請案所消耗之時間…」(加標重點)，取而代之，USPTO考慮了從其PTA排除了計算RCE之完整期間。Novartis挑戰此舉，並爭辯從核准至獲證時間並未被法規所排除，因為核准之時，「審查」已結束。在如下情事，法院同意Novartis之觀點，在申請案核准後，審查將維持結束之狀態，並且如此一來，改變了PTA應該被許多專利用來計算之方式(Novartis於第15~16頁敘述)。也值得注意的是，法院同時撤銷一有利於Novartis之有關於PTA之一相關裁決。 (待續…)