103年3月號 道 法 法 訊 (263)

DEEP & FAR

 

 

 
申請專利範圍之撰寫（一ｏ三）

 

蔡馭理 專利師

•臺灣大學電機學士

•臺灣大學電信工程研究所

 

 
 

§50-IV　"馬庫西"表示法（"Markush" Expressions）

 

若馬庫西群組的成員是數量上足夠的少，或是相當密切相關而使得整體請求項的檢索和審查不用過分的負擔就能被作成，審查員被鼓勵對該項申請專利範圍逕行審查，即使其指向獨立和有區別的發明。在此情況下，審查員將不遵循前段（參見§50-II節末段）所提要的步驟且將不要求限制審查。

 

若審查員核駁該項申請專利範圍並要求限制審查，而申請人在沒有限制該申請專利範圍至一單一發明下就申復，該審查員如果堅持立場，應再次核駁該項申請專利範圍以及任何其它項未被限制到該被選擇的發明的馬庫西申請專利範圍。這些申請專利範圍不被要求進一步審查，除非且直到該限制審查被克服。然而，若該單一被選擇的發明的檢索發現使該被選擇的發明及該不適當的馬庫西申請專利範圍皆是不具可專利性的先前技術，該先前技術可以在沒有對該不適當的馬庫西申請專利範圍的完全檢索下，被使用於兩者的核駁。否則，只有真正的屬申請專利範圍和那些被限制到所選擇發明者會被以通常方式審查。

 

"該限制審查的核駁將依35 U.S.C.第134條經由訴願至上訴委員會被複審"

 

以上所述似乎僅與主張兩個不同化合物的申請專利範圍相關。當主張一方法或一材料的組合物時，標準的專利和商標局的實務是更自由的：

 

如果群組的成員在說明書中被揭露而具有至少一共通特性，其係主要在被主張的關係中負責它們的功能，且究其性質或先前技術，他們明顯全部擁有此特性，這樣就足夠了。

 

此外，若馬庫西表示法只適用於一化學化合物的一部分（例如，申請專利範圍第12項，一自由基，例如甲基、乙基等等），該群組的適當性係藉由考量該化合物的整體來決定，而不依賴於馬庫西表示法本身的成員中存有一特性的群落。

馬庫西主張可被延伸到方法步驟和機械元件，例如"一緊固器，其係選自由釘子、鉚釘、及螺絲所組成的群組。"在機械的案例中，通常會有一些可用的通用字眼，通常是"用於•••之裝置 （means for）"子句，其避免了馬庫西主張的必要，並使其使用變成選擇性的。但是，馬庫西主張仍然可被使用的。在方法限制中，馬庫西群組組成一步驟群組："•••透過一步驟，減弱該結合力，該步驟係選自由加熱、冷凍、及拉牽而分離該部件所組成的群組•••"

       

摘要：

馬庫西申請專利範圍定義可用在化合物、組合物中的替代化學成分，方法中的替代步驟，或一物件替代選擇。若主張替代化合物，依目前的局內實務，他們必須不是"可專利性上有區別的"；此外，他們只須要有一有用於所主張組合物中的共通特性。標準的格式為"一______，其係選自於由A、B、及C所組成的群組。"馬庫西實務有很多細部規定描述於前節中，且現今專利和商標局實務會是用來限制馬庫西申請專利範圍的使用，以及要求在審查員認為獨立和有區別的發明間限制審查。