1027月號 道 法 法 訊 (255)

DEEP & FAR

 

 

Caroline PallardPeter ten Haaft說,
雖然歐洲專利申請案中敘述的
生物技術發明的可專利性應滿足
如新穎性、進步性及產業上可利用性等
實質要件,
歐洲專利局的最新發展指出格式
已變得越來越重要。

 

黃郁靜 專利二組副主任

•陽明大學物理治療系

•陽明大學生物藥學所

 

 

    另一個障礙是第36(1)(b)條規定中 首次提出缺乏單一性的意義,其仍然十分不清

楚。想像母案申請揭露了胜肽ABCD。在母案中主張胜肽AB,而胜肽C

D僅出現在發明說明中。在此母案中缺乏單一性的問題被提出。

 

    接著申請一分割案主張胜肽C及D。可預期及推測將在此分割案中提出的缺乏單一

性將被視為首次缺乏單一性",因為胜肽C及D從前未曾被主張過。審查員指出這種

情形十分不確定。他似乎認為因為胜肽ABCD係關於"類似型態的發明",可

預期這個第二次缺乏單一性不會被視為首次提出缺乏單一性。在這個特定例子,在一

次面詢期間,審查員建議我們申請一分割案,並視EPO如何反應。當然這是不可接受、

昂貴而極端的解決方式,尤其是對小型初創公司而言。有澄清第36(1)(b)條規定中

次提出的意義的迫切需要。然而,我們恐怕申請人需要等待好幾年,並學會在不確定

中生存,直到這個特定法律問題點被澄清。

 

在審查及異議期間的修改基礎

    多年來,EPO審查員在評估修正是否在提出的申請案中具有基礎變得更嚴格。

 

    在審查和異議進行期間,申請人有權利基於在申請案的申請日之後顯露的前案修改
申請案。通常這涉及請求項的限制,以克服基於引證前案的核駁。由於申請人不應被放
在他能基於自申請日起已被獲取發明所屬領域中的理解而改善其地位的位置,修改不可
係關於超出所提出申請案內容的標的。這受到EPC123(2)條規定的規範,其因此保護
公眾的法律明確性;公眾可依賴在EPO註冊簿中所提出的申請案的內容而評估所期望
的保護範圍。