102年06月號 道 法 法 訊 (254)

DEEP & FAR

 

 

 
美國聯邦巡迴上訴法院
 

 

朱珮柔 專利一組副主任

•      台灣大學農化系

•      台灣大學微生物與生化學研究所

 

 
 

如我們在Bilski中所解釋的，基於所選擇的限制是否構成具有專利適格的標的來決定整個申請專利範圍的專利適格性是不恰當的。畢竟，即使基本原則本身並非為專利適格的，結合基本原則的方法可為專利適格的。因此，此方法本身的任何個別步驟或限制在§101規定下為不可專利的是無關的。

545 F.3d at 958(引註省略)即為此種情況。即使該「其中」子句描述用以決定改變藥物劑量的需求的心智過程，每一個聲稱的申請專利範圍整體仍形成可專利的標的。雖然內科醫生在「警告」步驟時，不需要在劑量上做任何向上或向下的調整，對一特定對象，在使用硫嘌呤藥物治療的方法的可能劑量調整上，之前的步驟提供有用的資訊。檢視整個治療方法，Prometheus已請求保護對於治療過程中，決定最適劑量的治療方法。也就是說，當被問到關鍵問題「申請人發明了什麼？」Grams, 888 F.2d at 839(引註省略)，答案為針對使用特定藥物的特定疾病的治療方法的一系列轉變步驟，以最適化功效以及減少毒性。

鑑於前述分析，我們認為Prometheus的聲稱的方法申請專利範圍滿足先佔試驗以及機械或轉換試驗的轉換分支。

 

結論

針對前述理由，我們廢棄地方法院的判決，發回該法院，並指示駁回Mayo對於該聲稱的申請專利範圍在§101規定下為無效的簡易判決(summary judgment)之聲請。