102年6月號 道 法 法 訊 (254) |
DEEP & FAR |
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Caroline Pallard及Peter ten Haaft說， 雖然歐洲專利申請案中敘述的生物技術發明的 可專利性應滿足如新穎性、進步性及 產業上可利用性等實質要件， 歐洲專利局的最新發展指出格式 已變得越來越重要。 |
黃郁靜
專利二組副主任 •陽明大學物理治療系 •陽明大學生物藥學所 |
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實際上，這表示申請人應在提出申請案時預見他們是否想要從審查部門的第一次審 查意見後擁有多於24個月的時間使提出分割申請的可能性維持開放。為了許多理由， 特別是對於生物技術發明，申請人需要僅可能的推遲提出分割申請的期限。大部分的生 物技術發明(即抗體、胜肽、寡核苷酸、蛋白質及其用途)涵蓋了複數個發明，且可能不 符合歐洲專利公約(EPC)第82條規定的要件。生物技術初創公司無法負擔為每個發明提 出一個單一申請涉及的費用，尤其是因為申請時，他們還不知道哪個發明是最有希望 的，且將被發展的。 因此，鑒於這些新規則，申請人被迫使用上述的第二種狀況：提出具有單一性的申 請專利範圍及包含所有潛在的額外發明的發明說明的母案申請。遵循規則第36(1)(a)條 提出的主動分割案具有未單一化的申請專利範圍。然後在由審查機關發出的審查意見 中，欠缺單一性的問題首次被提出，而觸發一個新的24個月期間以提出第二個分割申 請。在此描繪的情況似乎十分清楚。 實際上，這表示母案申請案的申請專利範圍應被認為具有單一性會是關鍵。在我們 處理的特定案例中與一位審查員的深入書面及口頭討論教導我們，歐洲專利局的審查員 似乎不一定知道這些新規定對於生物技術新創公司的衝擊。對客戶來說，很關鍵的是確 定審查中的歐洲專利(EP)申請案的請求項已被單一化而有權在假設性的未來申請案中獲 得 “首次缺乏單一性”的核駁。在這個特定案例中，幸運地，審查員在面詢最後承認該組 請求項為具有單一性。更在書面意見中確認此點。 |
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