102年5月號 道 法 法 訊 (253)

DEEP & FAR

 

 

美國改制為“先發明人申請”制度:

保護您發明的須知事項

 

 

林倩玉 專利工程師

•      BSc. (Hons) Computer Science with Business and Management from University of Manchester

•      MSc. Electronics from Newcastle University

•      MSc. Vision, Imaging and Virtual Environment from University College London

 
 

從2013年3月16日開始，美國將與其他國家的專利申請慣例同步，從舊制的“先發明” (first-inventor-to-invent)制度改為新制的“先發明人申請” (first-inventor-to-file)制度。

 

專利申請案在新的制度下面臨了新的可專利性挑戰，包括:

 

l          發明日期較早的證據已不能用來證明早於獨立發明或公開日期早於申請日期之第三方公開技術。

l          在全世界各地之公開使用、為販賣之要約及公開，均有可能視為先前技術

l          美國專利、已公開的美國專利申請案以及指定美國的PCT專利申請案將自最早自國內或國外優先權日起，視為先前技術

l          第三方可經由新核准後複審程序(Post-Grant Review)挑戰專利之有效性

 

有效申請日(Effective Filing Date)

 

有效申請日決定您的申請案適用舊制或新制。有效申請日為 1)在美國正式提出申請日期，或 2)提出該申請有權主張優先權的最早申請之申請日期，即美國之外的優先申請、美國的臨時申請、美國的發明專利申請或指定美國的PCT專利申請的申請日期。所以，只要沒有在新制下就較早提出的申請主張優先權，任何專利申請案的全部請求項，其有效申請日在2013年3月16日之前者，均適用舊制。

 

但是，要注意一點，如果所有主張的專利標的已敘述於該優先申請內，舊制審查只適用於優先申請。任何加入新專利標的的申請，而有效申請日為2013年3月16日以及之後均視為適用新制，即使之後撤銷針對新專利標的之申請專利範圍亦然。

 

建議 (Recommendations)

 

1)    任何新發明如準備好申請專利但是還未提出申請，多數已在2013年3月16日之前先提出臨時申請。

2)    所有現存的美國臨時優先申請案、外國優先申請案或者是美國發明專利申請案，如果有加入新的標的，亦多已2013年3月16日之前先提出發明專利申請。


例如:如果你想提出美國發明專利申請，並主張美國臨時專利申請或者國外優先申請之優先權，而該美國發明專利申請包含任何不存在於優先申請的新的標的，我們建議在2013年3月16日前提出專利發明申請。
同樣的，如果你欲提出美國發明專利申請，並主張較早提出的美國發明專利的優先權，而該美國發明專利是部分連續案，且包括不存在於優先申請的新的標的，則我們建議在2013年3月16日前提出專利發明申請。

 

如果您已經在2013年3月16日之前於美國之外提出國內(國外)申請並且將在美國就同一標的(沒有新標的) 提出申請，就算這份申請在2013年3月16日後提交，這份申請仍適用舊制審查。在2013年3月16日前提交的PCT申請的美國國家程序將適用舊制審查。

 

另外，依據美國發明專利法，USPTO將繼續制定與更新新復審程序及其他持續進行的審查活動之費用。自3月初，上www.uspto.gov 網站即可參考更新過後從2013年3月19開始生效的費用表或聯絡道法法律事務所詢問任何特定過程或費用。