102年05月號 道 法 法 訊 (253)

DEEP & FAR

 

 

 
美國聯邦巡迴上訴法院
 

 

朱珮柔 專利一組副主任

•      台灣大學農化系

•      台灣大學微生物與生化學研究所

 

 
 

因此，當檢視適當的上下文時，基於之前步驟的結果，提供一警告的最終步驟，整體看來並未減損Prometheus所請求保護的方法的可專利性。該施予與決定步驟準備用於心智步驟上的資料，是藉由在可專利標的的範圍內的步驟所獲得；增加心智步驟至所請求保護的方法因而並未從範圍中移除該前兩步驟。在Prometheus的專利中，並未有申請專利範圍僅請求保護心智步驟。因此，相反於Mayo的主張，內科醫師僅評估所請求保護的方法的結果，而未實行在所有該申請專利範圍中的施予及/或決定步驟，無法侵害需要這些步驟的任何申請專利範圍。

此分析與In re Abele, 684 F.2d 902 (CCPA 1982)一致。在Abele中，一需要使用X光衰減資料的方法請求項，必要地涉及以一CAT掃瞄來生產、偵測以及顯示。此方法亦需要使用一演算法。我們認為該申請專利範圍為可專利的，因為移除該演算法仍留下CAT掃瞄的所有步驟於該申請專利範圍中；因此，該生產以及偵測並不能視為「僅為在先步驟以獲得數值以解答該演算法…藉著一演算法存在於該所請求保護的方法中，我們視該生產、偵測以及顯示步驟顯然地為法定的標的，且並未因此結論而動搖」。Id. at 908.在此案例中，心智步驟的存在同樣地並未減損該施予以及決定步驟的可專利性。