102年4月號 道 法 法 訊 (252)

DEEP & FAR

 

 

 
美國發明法案最後規則：
發證前提呈
(Preissuance submission)

 

黃郁靜 專利二組副主任

•陽明大學物理治療系

•陽明大學生物藥學所

 

 
 

    稍早，美國專利商標局(PTO)發布擴充第三人影響正在進行中的專利審查的權利之

規定。於2012年7月17日，在處理針對早期公開提議規則的公共意見之後，PTO公佈

規範第三人提呈的最後規定包裹，標題為 “實施美國發明法案(Leahy-Smith America Invents

Act)的發證前第三人提呈規定的改變”。該規則允許第三人在發證前，提出專利申請案中

的有關出版物─以及相關性簡短聲明。該規定在2012年9月16日生效，並可追溯適用，

以下為總結整理。

   

    程序機制及提呈規定

    第三人提呈規定允許任意第三人提呈任何 “可能與審查相關的專利、公開專利申請

、或其他印刷出版物”37 C.F.R.§ 1.290(a)。這包括 “不受法院所課保護或秘密命令保護的

訴訟狀及法庭文件”，但不包括 “營業秘密資訊、未公開的內部文件、或其他未公開的文

件”。

 

    該最後規定鼓勵申請人使用PTO的現有電子送件系統(EFS-Web)進行電子送件。然而

，紙本寄送提呈仍可被接受。提呈並非自動進入，而是檢視相容性。若PTO拒絕初始

嘗試，呈送者可重新提呈新申請。另外，實質關係人可維持匿名，例如透過代理人提呈

申請。該呈送將在核准專利的首頁載明。

 

    1.290(d)條要求識別所呈送文件的列表；各項所指稱相關性的簡明敘述；各文件清
楚的影本；任何非英語項目的英文翻譯；由呈送者聲明當事人無揭露資訊義務(即，為真
實第三方)的聲明；以及該呈送符合法律及管理要求的聲明。