申請專利範圍之撰寫

102年3月號道法法訊 (251)		DEEP & FAR
申請專利範圍之撰寫（九十一）	蔡馭理專利師 ‧臺灣大學電機學士 ‧臺灣大學電信工程研究所

§45-II　總論（In General） …［此段接續上期］藉由其做什麼（即，功能性地）而非其是什麼（即，結構性地）定義某事物本質上並無錯誤。35 U.S.C. 第112條第6項明確准許使用該功能性語言作為定義區別習用技術之一發明的一申請專利範圍限制。然而，專利商標局得適切地要求證明功能性限制並未內生於習用技術。否則，該申請專利範圍可能依35 U.S.C. 第102條或103條不具可專利性（即使依第112條是恰當的）。此外，為了被"賦予結構重要性"，手段加功能語言必須包含一手段，"其［在物品中］擁有一當前存在的功能或一用於［物品中］執行［所述］功能之一當前存在的能力。"¹ 一物品申請專利範圍可以透過部件的形狀或安排、透過結構中使用的材料²以及有時候甚至是以其製作之方式³，（其於來日章節中討論）與習用技術區別。當企圖以出現在物品上的印製品與習用技術區別，應使用特別的考量（參見來日第65節）。摘要：製造物申請專利範圍羅列物品的部件及在可行處加以連結。手段子句和其他許可的功能描述可被使用。註1：In re Bozek, 163 U.S.P.Q. (BNA) 545 (C.C.P.A. 1969)。在Bozek案中，一拉片型（pulltab-type）金屬罐頂部的"肋裝置（rib means）"被主張用來執行吸收來自製造該金屬罐頂部期間，形成定義該拉片之劃痕線（score line）所產生的多餘金屬。該劃痕線形成係透過在兩個沖模間沖壓該金屬罐頂部而成，其將金屬押出（即，使其流）出並遠離該成形的劃痕線－因此而有該多餘物。在該完成的頂部中，該肋裝置唯一提供的功能係強化該頂部；習用技術顯示在罐子頂部中相似強化的肋件。殘餘金屬吸收功能並未被賦予結構重要性，因為該肋件既未在該完成的頂部中執行其吸收功能，亦不具在當前執行該功能的能力。International Tel. & Tel. Corp. v. Union Carbide Corp., 210 U.S.P.Q. (BNA) 496, 512 (D.S.C. 1981)，同樣被認為不具可專利性的申請專利範圍，其區別技術特徵為"裝置，其提供裝置，用以在現場凝固期間於該終端裝置附近保持液體絕緣化合物"，因為其指涉製造歷史，而非當前結構特徵或存在功能。註2：進一步參見來日第53節新用途申請專利範圍之討論。In re Andrews, 168 U.S.P.Q. (BNA) 360 (C.C.P.A. 1971)，法院認定，因為其敘述"根據申請專利範圍第1項之裝置…由CR-MO-W鋼材製成"，一申請專利範圍的核駁係不可准的（其中該說明書主張該等材料）之使用給予該裝置改良的特性，而該審查員並未質疑該主張，亦未指出該改良特性的顯而易見性。註3：物品申請專利範圍不會僅因為它們包括方法限制而不明確。In re Certain Steel Rod Treating Apparatus, 215 U.S.P.Q. (BNA) 237, 251 (Ct. Int’l Trade 1981)；In re Brown and Saffer, 173, U.S.P.Q. (BNA) 685 (C.C.P.A. 1972)（"為了具有可專利性，一產品必須是新穎的、實用的且非顯而易見的。在我們的法律中，這是成立的，無論該產品是否藉由描述它、或藉由羅列用來取得它的方法步驟被主張"）；Ex parte Clark and Summering, 174, U.S.P.Q. (BNA) 40 (Bd. App. 1971); In re Pilkington, 162 U.S.P.Q. (BNA) 145 (C.C.P.A. 1969)。此外，就該等方法限制使物品與習用技術區別的程度言，它們必須如同傳統的限制，對於可專利性給予相同的考量。即使該方法所使用或操作者未出現在最後的物品，這依然成立。In re Luck and Gainer, 177 U.S.P.Q. (BNA) 523 (C.C.P.A 1973)。因此，若一物品申請專利範圍包括元件A和B"透過在一200˚F並於X存在下接觸而結合在一起"，該方法限制（"透過在一200˚F下接觸…"）被賦予可專利重要性（即使X並未以任何形式出現在A、B、或A/B之結合）。雖然一舊的且顯而易見的物品生產方法的存在並不必然否定物品的可專利性，該方法係伴隨該物品和該習用技術之結構和特性間相似性和差異性所被考量的一個因素。In re Lewis, 172 U.S.P.Q. (BNA) 238 (C.C.P.A. 1972)；In re Hoeksema, 158 U.S.P.Q. (BNA) 596 (C.C.P.A. 1968)。在另一方面，通則為一物品本身必須符合35 U.S.C. 第102及103條可專利的測試。透過一新穎或非顯而易見的方法所製造的物品通常不充分具備可專利性。In re Pilkington, 162 U.S.P.Q. (BNA) 145 (C.C.P.A. 1969)；Thomson Indus., Inc. v. Nippon Thompson Co., 160 U.S.P.Q. (BNA) 318 (E.D.N.Y. 1969)；Ex parte Edwards, 162 U.S.P.Q. (BNA) 64 (Bd. App. 1968)。但一新方法的開發，尤其在面對其他人先前未成功的努力，係最終被開發該產品非顯而易見性的證明。Phillips Petroleum Co. v. U.S. Steel Corp., 6 U.S.P.Q.2d (BNA) 1065, 1096 (D. Del. 1987)。