聯邦巡迴上訴法院駁回BMC Resources:一單一行為不再被要求來證明一方法請求項之誘導侵權

102年2月號道法法訊 (250)		DEEP & FAR
聯邦巡迴上訴法院駁回BMC Resources：一單一行為不再被要求來證明一方法請求項之誘導侵權	陳怡岑專利工程師 ‧ 中原大學化學系 ‧ 淡江大學化學工程與材料工程學系研究所 ‧ WARWICK UNIVERSITY Master of Science in Analytical science

一聯邦巡迴法院之分立法庭，在全員出席中，逆轉了多方誘使侵權法之法院先例，而認定在美國專利法第35條USC§271（b）下，一方法請求項之誘使侵權之責任必須「一請求方法項中所有的步驟必須被實行…但不須要證明該所有步驟係由一個單一實體」為之。（Akamai Techs., Inc.與Limelight Networks Inc.，案例號：2009-1372, -1380, -1416, -1417, Slip. Op. at 10 (聯邦巡迴法院2012年8月31日) (見 2012 U.S. App. LEXIS 18532) (以不須要證明該所有步驟係由一個單一實體強調))[1]。該決定明確地推翻BMC Resources Paymentech, LP，498 F.3d 1373（聯邦巡迴法院2007年）所建立之先前和眾所周知的規則，即指為了適用誘使侵權，一單方必須從事承擔或控制或指示他人一直接侵權的整體行為。該意見解釋聯邦巡迴法院判例乃法院在BMC案結論之基礎，即「（1）誘使侵權之責任須有直接侵權之證明和（2）直接侵權的責任要求一單方承擔構成侵權之所有必要行為」[2]（Slip. Op. at 15-16）。根據多數意見，檢驗標準之第（2）部分值得在思，因區分由一方誘使單一行為者侵權和一方誘導多重行為者，各自執行已專利方法項各步驟之理由並不明顯。在任一案例中，誘導「有對專利權人完全一樣的影響」，且在BMC的法律規定下，「該專利權人並無救濟措施(對於多重行為者)，即使專利權人的權利都清楚地被[多重]行為者共同行為所侵犯。」（Slip Op. 16, 10）。因此，該意見認定，為成立在美國專利法第35條USC§271（b）下之責任，主張引誘侵權之一方僅需釋明（1）該聲稱之誘導者已知道係爭之專利、（2）該聲稱之誘導者誘導一專利請求項之實行和（3）該請求項之所有步驟被確實被執行（Slip. Op. 35-36）。