101年11月號 道 法 法 訊 (247)

DEEP & FAR

 

 

 
美國發明法案
(America Invents Act, AIA) 
縱觀美國專利法之修訂 (十一)

 

張智能

•中山大學化學系

•美國麻州大學高分子科學碩士

•美國麻州大學高分子科學博士

 

先使用者權利

美國發明法案(AIA)第5節於修改後的美國第35號聯邦法第273條建立了先使用者權利，其適用於在2011年9月16日當日或之後核准的專利。此法條提供先前使用者防禦在美國的發明之善意的在先商業使用所可能適用的侵權，此關聯到已獲得專利的發明之在先內部商業使用，或此「商業使用的有用最終結果」實際的公平(arms-length)商業移轉或銷售。為了適用此防禦，支持此防禦的商業上使用活動必須比下列兩者其中較早者更早一年以上發生，(1) 專利的有效申請日，或 (2) 對構成在美國第35號聯邦法第102條第2項下，適用先前技術的例外之最早公開揭露日。

在專利法此法條下的先前使用者防禦必須在清楚且令人信服的證據下建立。對適用於此防禦的「有用的最終結果」的前述銷售或商業移轉將耗盡適用的專利權利，至猶如專利權人已經販賣或移轉最終結果產品的相同程度。

如果法院發現沒有合理的基礎來主張所請求的在先使用者防禦，則法院可在美國第35號聯邦法第285條下，因判給律師費的目的，視該案具有例外性質。

建立上市銷售前管理檢查的安全性或功效的活動，例如美國食品藥品局的上市許可所需的藥物臨床實驗，在第273條的意義中被視為在先商業使用。

如果發明的在先使用是由非營利的研究組織、學校、醫院，或其他非營利實體所實施，則大眾為預期的受益人，而發明的在先使用將支持先使用者防禦。此使用被視為是在第273條的意義中的在先商業使用，但只有對這一實體的持續且非商業上的使用，此防禦才可被主張。

稅務策略視為在先前技術之內

美國發明法案(AIA)第14節規定：任何減少、避免或延遲稅務義務的策略，無論在發明或申請專利的時候是否已知或未知，皆應被視為不足以使所主張的發明與先前技術作出區別。僅用於下列狀況的方法、裝置、技術、電腦程式產品，或系統將從此條文的範圍中被排除：(1) 準備納稅申報單、稅務資訊報表或其他稅務申報，(2) 財務管理，其在程度上可自任何稅務策略上分離或不限定任何納稅者或稅務顧問所為稅務策略的使用。此條文在2011年9月16日生效。