101年10月號 道 法 法 訊 (246)

DEEP & FAR

 

 

 
研究契約造成在另一國家的
先前發明不足以對抗專利侵權

 

黃郁靜 專利二組副主任

•陽明大學物理治療系

•陽明大學生物藥學所

 

 
 

    在1994年早期，Honeywell (當時的AlliedSignal, Inc.)開始與蘇聯應用化學科學中心

(“RSCAC”)簽訂一份研究契約。在該契約下，RSCAC發展一項用於製造用在冷藏及熱儲

存系統的製造中的化學物的新流程。RSCAC在蘇聯發展該流程，並傳送一份詳細描述

該發明的報告給美國的Honeywell。Honeywell使用該報告而利用相似的條件與設備複製

了RSCAC的實驗。後來在1995年，Solvay申請一項相同流程的專利申請案。

    Solvay的申請案獲准專利，且Solvay控告Honeywell侵犯專利權。Honeywell對訴訟

提出辯護，主張以在此國家的先前發明為基礎的防禦，該發明是由未使該申請放棄、壓

抑或隱藏的另一人所申請。Honeywell辯稱(且地區法院同意) Honeywell收到RSCAC的報

告時，已在美國得出該發明。因此，地區法院認為專利無效。上訴時，聯邦巡迴法院推

翻該判決並認為專利有效。聯邦巡迴法院認為Honeywell無法作為針對§102(g)防禦目的

的發明人，因為Honeywell從未想到該發明。(發明需要想法的構想並將該想法付諸實施。)

雖RSCAC不在此國家，但RSCAC是發明人。

     該裁決對Honeywell來說是棘手的。他們已早於Solvay擁有該發明，但Honeywell
不能使用這項事實作為專利侵權的防禦。除了從RSCAC接收時公開揭露該發明外，似
乎Honeywell所能做來保護自己的是代表RSCAC提出專利申請案，並將該申請案轉讓回
Honeywell。從這個案例學到的教訓是占有和所有權是不同的。