為應對新專利改革法案的實務指南

101年10月號道法法訊 (246)		DEEP & FAR
為應對新專利改革法案的實務指南（續）	劉偉德專利工程師．台灣大學電機工程研究所

第三方提交 AIA提供了新的規則允許第三方，針對在申請案或已頒發的紀錄專利案，向美國專利商標局（“USPTO”）提交材料以供考量。這些改變從2012年9月16日生效。實務指南： •專利權人在美國專利商標局和法院訴訟時，提出關於請求項範圍的陳述時應該要謹慎。如果該專利根據專利法第 304 條而被再審查、根據專利法第 314 條而被多方複審，或根據專利法第 324 條而被領證後複審，這些陳述和其他相關文件可能會被第三方提交而且被USPTO用於解讀請求項。企業可能要監視競爭對手的申請中和已公開的專利，以提交現有技術的作為進攻性戰略，尤其是如果可預見，那些專利在未來可以被主張來對抗一己的話。然而，需注意的是，不允許祕密為申請中的專利案提交。只允許就已公布專利提交。優先審查 AIA已創建一個優先審查程序，其規定如繳交附加費可快速審查專利申請。新的申請案如經申請為優先審查的申請案，並支付請求費將適用優先審查程序。美國專利商標局的目標是：提供優先申請案在一年內完成最後處分（如獲淮或最終駁回）。優先審查於2011年9月26日起開始生效。實務指南： •如果申請人希望加快申請案訴訟，申請人應考慮優先審查過程。雖然優先審查費是昂貴的，與其他加快訴訟機制相較下，優先審查具有許多的優勢。在許多情況下，優先審查可能被證明是一個可以快速獲得專利保護的聰明選項。 •在達到10000份申請案的初始限額之前，尋求採用優先審查優勢的申請人應迅速採取行動。規費改變 ”AIA”授予美國專利商標局在受國會監督之下，在七年之內設置或調整自身的費用。AIA也組織了公共諮詢委員會，以檢討美國專利商標局減費，並建立一個新的微實體的地位以減少收取規費。額外費用亦予改變鼓勵電子申請，並提供有優先審查。實務指南： •個人發明者和小公司應該確定如果他們根據新的法律，他們符合微實體的資格，這將大大降低官方規費的成本。專利標記 “AIA”修訂允許做“虛擬標記”的專利標記要件，並對於緣自專利法第 292 條所生之來了虛假標記訴訟，加入了顯著限制。這些改變從2011年9月16日起生效。實務指南： •製造商和經銷商應利用新的虛擬標記條款的利益，尤其是由多項專利涵蓋的產品。然而，應仔細監測該網站，以確保適當的專利號相應於專利物品。規範虛假標記的法律變化將大幅減少虛假標記主張的數量，而未決的虛假標記的案件被告應聲請駁回。最佳模式要件 AIA變更了如何可以在訴訟中使用最佳模式。這些改變自2011年9月16日生效。雖然最佳模式披露，仍然是一個可專利性，依據專利法第 112 條，沒有披露最佳模式已不再是一個專利無效的依據。結論美國發明法案最終顯著牽涉了聯邦專利法的修改。有一些修改已經生效。新的法律忠告必須被預期及適當處理，以確保專利申請和訴訟過程所採用的策略能被適應以保護客戶的利益。如果還需要關於新專利法更詳細的資訊及其影響，包括後續處理分析、當事人之間及領證後複審、第三方提交、規費改變、新的優先審查程序、改變專利標記要件等等，可參見網址：http://bit.ly/VK_PatentReformBill。