101年9月號 道 法 法 訊 (245)

DEEP & FAR

 

 
美國發明法案(America Invents Act)：
全面性專利改革現今被簽署成法律
James W. Brady, Jr., Jeremy A. Cubert, 
Ryan H. Flax, Charles E. Miller

 

 

林 忠 專利二組副主任

•      清華大學工程與系統科學系

 

 
 

3. 標示與不實標示 (Marking and False Marking)

新的法律解決近來關於產品不實專利標示之訴訟的上升。新的法律刪除了關於專利權的要求取得罰金之法律訴訟(qui tam lawsuits)。修正了35 U.S.C. §292(a) 的H.R. 1249-46(Section 16 (b)(1))。因此，原告不能代表政府執行不實標示之違反(false marking violations)。私人可依提出競爭侵害的証明針對損害賠償(damages upon proof of competitive injury)提出訴訟。然而，不實標示並不包括以目前過期之專利權(now-expired patent)來標示一個產品。修正了35 U.S.C. §292(c) 的H.R. 1249-46(Section 16 (b)(3))。

 

4. 最佳實施例 (Best Mode)

沒有揭露發明人所知道來實施被主張發明之最佳實施例，不再適用來作為使專利申請範圍無效的理由。修正了35 U.S.C. §282 的H.R. 1249-44(Section 15 (a))。

 

5. 律師意見 (Advice of Counsel)

在35 U.S.C. §298 的規定下，欠缺律師意見的證據是不能被使用於試圖來建立故意侵權行為或意圖來誘導侵權行為。

 

6. 對美國專利商標局之訴訟 (Litigation Against the USPTO)

對美國專利商標局之訴訟必須在維吉尼亞州東區的美國地方法院(the U.S. District Court for the Eastern District of Virginia)提出，而非在哥倫比亞區的美國地方法院(the U.S. District Court for the District of Columbia)。H.R. 1249-33(Section 9)。此外，如上述所指，審查美國專利商標局再審查決定的訴願是直接到聯邦巡迴法院(the Federal Circuit)，而非美國地方法院(U.S. District Court)。35 U.S.C. §141(b)。

 

其他直得注意的改變

 

1. 美國專利商標局之規費 (USPTO Fees)

美國專利商標局局長現在具有35 U.S.C.下任何被索取規費的規費設定權限。對幾乎所有的規費而言，包括維持費用，將會有百分之十五的加收費用，法令頒佈的十日後生效，也就是9月26號。對於非電子申請而言，將會有400美金的規費(法令頒佈的六十日後生效)。ㄧ個新的小實體狀態被創設，稱為微實體(micro-entity)，其對於許多美國專利商標局之規費，被賦于有百分之七十五的折扣(小實體仍受有百分之五十的折扣)。在35 U.S.C. §123 的規定下，微實體是個人，通常是被學術單位所僱用，或不在五個或超過五個先前申請案中具名者，其符合26 U.S.C. §61(a) (Int. Rev. Code) 下的收入規定。