101年8月號 道 法 法 訊 (244)

DEEP & FAR

 

 

 
使用不存在的產品名稱的專利說明書
敘述該發明的較佳實施例不必然違反
35 U.S.C.§112第1項 “最佳模式”的要件

 

黃郁靜 專利二組副主任

•陽明大學物理治療系

•陽明大學生物藥學所

 

 
 

    在上訴時，CAFC聲明關於最佳模式要件，最佳模式的揭露內容之充足性決定於申

請日 (見，玻璃之應用，492F.2d 1228, 1232 (CPA 1974))；且在隱藏其發明的公開較佳實

施例的同時，專利權人不能接受以其申請專利的發明排除他人的好處 (見，Teleflex, Inc.

v. Ficosa N. Am. Corp., 299 F.3d 1313, 1330 (Fed. Cir. 2002))。

    在決定順從最佳模式要件時，法院提出以下測試要點：

    (1)在提出申請時，決定發明人是否擁有實現所請求發明的最佳模式。

       (a)聚焦在申請日時發明人的個人偏好。

       (b)決定發明人是否對公眾 “隱藏”較佳實施例。

    (2)決定發明人是否揭露最佳模式以及揭露內容是否適合使本領域具有通常

      知識者實施該發明的最佳模式。

    關於第一個測試，法院認為當事人已同意Futura的 “24009”產品的使用是該發明的

最佳模式，而Green Edge並未對公眾隱藏此模式。

    問題在於第二個測試，因為Green Edge以一個不存在的名稱 (VISICHROME)揭露了

一種材料。然而，CAFC認為第二個測試通過，因為：

    ‘514專利提供的名稱 “Visichrome”並未描述發明人偏好的確切顏色，但它已允許他

人以最佳配方獲得一產品。然後，與Futura接觸的人可能已要求‘514專利中描述的 “土

地色調”。

    接著，在申請該專利申請案時， “本領域具有通常知識者可能已接觸Futura，詢問

Visichrome的識別，且被導向24009產品，其組成最佳模式而未受當事人質疑”。

    因此，專利說明書包括使本領域具有通常知識者實施該發明最佳模式的必要資訊；
且地區法院在授予無效性即席判決時犯錯。