101年8月號 道 法 法 訊 (244)

DEEP & FAR

 

 

 
聯邦巡迴法院在全院聯席判決中
提高不正當行為（Inequitable Conduct）
的證明標準

 

吳怡珊 專利一組副主任

•台灣大學園藝學系

•台灣大學植物科學所碩士

 

 
 

判決的影響

聯邦巡迴法院的Therasense判決突顯證明不正當行為的限制。Therasense判決是否真的減少牽涉不正當行為指控的案件數，仍有待時間檢驗。然而，被指控侵權者將須要更詳盡地辯護不正當行為，確保提出展現確切意圖和若非重要性兩者的個別初步證據。不正當行為的指控應該採用並且反映一些聯邦巡迴法院所使用的關鍵語言，以描述建立確切意圖和若非重要性兩者的要件。如同在O’Malley法官的部分不同意見書中所指明者，被指控侵權者也可將他們的不正當行為指控適用於惡質行為例外或不潔之手辯護，以避開若非重要性標準。在對立面，專利權人應經由12(b)(6)聲請或提前簡易判決聲請(summary judgment motion)尋求早期駁回不正當行為指控的機會。

針對Therasense一案對專利申請的影響，目前仍不清楚專利申請人是否會使用聯邦巡迴法院的意見去向專利局正當化更有限的先前技術揭露內容。聯邦巡迴法院確實認知在專利局有大量氾濫之先前技術的固有問題，但是在USPTO第56條的規定下申請人的揭露義務仍然有效。(完)