101年8月號 道 法 法 訊 (244)

DEEP & FAR

 

 
美國發明法案(America Invents Act)：
全面性專利改革現今被簽署成法律
James W. Brady, Jr., Jeremy A. Cubert, Ryan H. Flax,
 Charles E. Miller

 

 

林 忠 專利二組副主任

•      清華大學工程與系統科學系

 

 
 

 

2. 先使用者權利(prior user rights)

在35 U.S.C. §273下的先使用者權利之防禦，現在被擴張到包含所有專利，而非僅是針對商業方法的專利。被告必須藉由清楚且具說服力的證據來證明，在系爭專利最早主張的優先權日或具有35 U.S.C. §102(b)先前技術“優惠期”資格的被主張發明之最早公開揭露的至少一年前，他們在美國中商業上地使用了被主張的發明。35 U.S.C. §273(a)。

藉由建立安全和功效來請求上市前許可(premarket approval)有資格成為“商業使用(commercial use)”，有如在非營利的實驗室或實體中研究上的使用亦然。或許有點諷刺，為了維持“商業使用”的狀態，在非營利的實驗室或實體中的使用必須是為了“持續且非商業的使用”。

除了隨著整個企業的移轉外，先使用者權利是個人且不可被移轉的。35 U.S.C. §273(e)(1)(B)。特別是，如果某大學提出對抗某個體的訴訟，則先使用者防禦不能由對抗該大學的該個體來主張，除非有聯邦許可撥款(federal grant monies)涉及到該被主張專利之付諸實行。請參閱 35 U.S.C. §273(e)(5)(A)。如果該使用是源自於該專利所有權人，或如果該商業使用被放棄，則該防禦也是不可使用的。35 U.S.C. §273(e)(5)(B)。

先使用者權利可能是比35 U.S.C. §271(e)(1)下的安全港條款(safe harbor provisions)更為廣泛，但卻包含應該被小心顧慮到的一些例外。目前仍等著看是否先使用者權利的擴張將會在可得利用廣泛的“安全港”條款下，對生命科學專利(life sciences patents)領域中有實務上的衝擊。