101年7月號 道 法 法 訊 (243)

DEEP & FAR

 

 
美國發明法案(America Invents Act)：
全面性專利改革現今被簽署成法律
James W. Brady, Jr., Jeremy A. Cubert, Ryan H. Flax, Charles E. Miller

 

 

林 忠 專利二組副主管

•      清華大學工程與系統科學系

 

 
 

司法救濟的權利(Right of Judicial Recourse)。專利審判暨上訴委員會(PTAB)的決定(猶如在再審查中的決定)可以僅是被直接上訴到聯邦巡迴法院(Federal Circuit)，其基於在行政紀錄(administrative record)中是否有可以支持專利審判暨上訴委員會的事實發現(fact-finding)之“實質證據(substantial evidence)”來進行審查，並重新審理(de novo)專利審判暨上訴委員會的法律結論(PTAB’s conclusions of law)，例如：申請專利範圍的解釋(claim construction)。

後續程序中的禁反言(Estoppel in subsequent proceedings)。使用雙方複審或核准後複審(inter partes review or post-grant review)的當事人將會在後續的程序中，針對主張在先前程序中已提出或可能合理提出的相同理由，適用禁反言。

 

專利訴訟的衝擊(Impact on Patent Litigation)

 

新法衝擊了許多專利訴訟之策略，包含至少有下列：(1)共同訴訟(joinder of parties)、(2)先使用者權利(prior user rights)、(3)專利標示(patent making)、(4)最佳實施例(best mode)、(5)律師意見(advice of counsel)以及(6)對美國專利商標局之訴訟(litigation against the USPTO)。

1.共同訴訟(Joinder)

針對多個當事人提出一個訴訟，現在可能會更複雜且昂貴。這個新的共同訴訟規定要求被告與相同被指控的產品或方法有關，且對所有被告，將會有事實的共同爭點(common issues of fact)產生。雖然共同訴訟條款(joinder provisions)可以被遭指控的侵權者放棄，但是一般來說，被告全部侵害同樣專利權的主張是不足夠的。請參閱 35 U.S.C. §229(b)~(c)。

雖然針對賣出相同產品或在相同供應鏈的多個當事人提出一個訴訟仍然是可能的，但是被告去切割他們的案件和尋求不同的管轄地(venue)現在可能更容易的。現在仍正等待法院將會如何適用這個新的法律。然而，被告現在有新的箭在他們的箭袋內來防禦針對多個當事人的專利訴訟。