101年6月號 道 法 法 訊 (242)

DEEP & FAR

 

 

 
29年的沉默終於來到Bilski案的結束

 

黃郁靜 專利二組副主任

•陽明大學物理治療系

•陽明大學生物藥學所

 

 
 

    在其Bilski判決，聯邦巡迴法院藉由引用1972、1978以及1981的案例而反轉其司

法原則回到過去，而認定假如(1)一請求項與一特定機器或裝置相關；或者(2)將特定物品

轉變成不同的狀態或事物，則該請求項符合35 U.S.C.§101的規定。聯邦巡迴法院也快

速的指出涉及機器必須不是 “僅為不重要的額外解決活動(extra-solution activity)”。因為

Bilski的方法請求項1未記載一程式化的電腦，且並未將一物品轉變成不同的狀態或事

物，因此被認為不滿足機器或轉變的要求。然而，聯邦巡迴法院被USPTO除了35

U.S.C.§101沒有完全審查Bilski的申請案，且未包括任何先前技術核駁的事實擾亂。於

終結時，聯邦巡迴法院評論 “Bilski的申請案，現在審查了11年，仍未針對112、102及

103下的可專利性審查”。 聯邦巡迴法院似乎認為：若USPTO相信請求項1的範圍不過

寬，該請求項應已被完全審查，且應已被35 U.S.C.§112核駁，而不是受限於35 U.S.C.§101

的核駁而未完全審查。

 

    在Bilski的聯邦巡迴法院判決中有三個不同意見，只有Newman法官認定Bilski的請

求項為可專利的標的物。在不同意見中，Mayer法官表達有關商業方法專利的強烈意見，

且寫到 “在State Street帶領我們往錯誤的路徑之前，本法院已正確地作出專利是設計用

來保護科技發明、而不是有關運作商業的最佳方法的概念之結論”。 Mayer法官繼續聲

稱因為商業方法專利與科技或科學革新不相關，它們不能促進有用的技術。

 

    在經過數年拒絕在專利案件中允許聯邦巡迴法院的決定獨立運作的調審令，最高法
院決定自從1981年Diamond v. Diehr完全開放電腦相關發明後，將首次提供其有關於35 
U.S.C.§101解釋的意見。