101年6月號 道 法 法 訊 (242)

DEEP & FAR

 

 

 
聯邦巡迴法院在全院聯席判決中
提高不正當行為（Inequitable Conduct）
的證明標準

 

吳怡珊 專利一組副主任

•台灣大學園藝學系

•台灣大學植物科學所碩士

 

 
 

摘要

因為亞培未能揭露在歐洲對應申請案的申請期間所提交到歐洲專利局的理由，地方法院發現那些陳述中包含與系爭專利案申請期間提交的宣誓書矛盾的表述，故地方法院原來主張系爭專利案由於不正當行為而不可執行(unenforceable)。在上訴時，聯邦法院三位法官组成的合議庭維持地院未侵權、無效及不可執行的原判決。舉出不正當行為原理的擴張和使用過度所造成的各種問題，聯邦巡迴法院受理亞培的聯席覆審申請，並撤銷合議庭的判決。

在從多方法院之友收到簡報之後，聯邦巡迴法院有機會可以檢視不正當行為的起源，追溯其於最高法院的不潔之手原理的使用，以駁回牽涉惡質行為的專利案件。注意到不正當行為的判定對於專利可執行性的重要影響，法院觀察到意圖隱瞞和重要性的標準已隨著時間變動。法院也對於來自訴訟律師和原告對於不正當行為共同的抱怨做出回應，包含(1)增加專利侵權訴訟的複雜度、時間和成本；(2)不正當行為辯護的過度使用；(3)加重法院負擔；(4)降低和解的可能性；(5)使專利審查員埋首於“大量氾濫之先前技術(其大部分具有微小的價值)”；(6)濫用PTO 的資源；(7)增加PTO的積案量；以及(8)損害專利品質。

鑑於前述背景，聯邦巡迴法院重申重要性和意圖是分開的要件，其主張 “地方法院不應使用移動尺度(Sliding Scale)，其基於重要性較強的展現而判定意圖較弱的展現可能已經足夠，且反之亦然”。（待續）