101年5月號 道 法 法 訊 (241)

DEEP & FAR

 

 

形塑專利法：最高法院及讓渡書(二)

by Gottlieb Rackman & Reisman, P.C.

 

 

潘養源 專利二組副主任

•中正理工學院電機系

•政治大學企業管理碩士

•美國密西根大學工業及作業工程碩士/博士候選人

 

 
 

該於最高法院上訴中之特定問題涉及Bayh-Dole法案，其中大學與小企業可藉由僅主張專利權的所有，以爭搶在聯邦基金支持下所發現的智慧財產權，這是史丹福聲稱在本個案中已執行之事。在Bayh-Dole的措辭中，所有權可以沒有發明人的明確同意而轉移。史丹福現在爭辯，實際上，由於Bayh-Dole，史丹福的讓渡書與Roche的來訪者協議書都與所有權不相關，且該研究人員未轉讓任何東西給Roche。該法院將考量下列事項：該研究人員是否恰當的讓渡他的權利給史丹福？給Roche？或者，Bayh-Dole法案優先？

約一年以前，聯邦上訴巡迴法院認為Roche讓渡書是有效的，因為較早的史丹福讓渡書不是一個真正的讓渡書。史丹福倚靠”將讓渡”措辭，而該法院認為該讓渡書只不過是讓渡的允諾，但不是一個真正的讓渡書。因為史丹福擱置任何其所擁有的潛在權利，該員工能夠也確實讓渡了該專利權給Roche。史丹福基於Bayh-Dole提出上訴。

不論最高法院如何裁定，該個案基於數個理由對發明人與公司是具有指導性的。首先，在雇用協議書中之讓渡書的措辭會衝擊到未來發明的所有權。還有，即使在獲得專利權後，雇主應當訓練員工認知他們擁有基於不同因素的讓渡義務，例如該工作是如何被資助的？此外，大學與公司必須小心來確保其員工訓練的夠好，以至於當被要求簽讓渡書時，會尋求諮商。同樣的，當涉及聯邦基金時，大學與公司可能需要採取前瞻性的步驟來確保權利。記住，當你不擁有專利權時，你不能實施它們。