100年11月號 道 法 法 訊 (235)

DEEP & FAR

 

 

 
自判決瞭解社會與了悟人生（五）

蔡清福　律師

·　交大航技系輪機組畢業

·　輪機高考及格

·　輪機甲種特考及格

·　台大法律系畢業

·　律師高考及格

·　東吳法碩甲組碩士

·　創立道法法律事務所

 
 
 
    本案纏訟如此許久，除必有特殊之處外，爭點及有趣之處必然繁多，然太空時代中，
每人之時間與精力有限，吾人似不宜逐一深入。然如僅言及以上兩攻防，似又難稍盡其
興，故本期謹再舉一攻防論之。

    原告主張：就系爭專利前述實質內容變更，除將引發前述條文之違反外，亦將違反

當時舊法第一百一十條準用第四十四條第二項或當時新法第一百條第四項。詳言之，原

告認為：準據前述實質內容變更之判斷理論及實務，並稽諸當時舊法第五十六條第一項

或當時新法第六十七條第一項及第四十四條第四項明文不得變更實質內容，吾人應已即

可判知不問專利申請候審中、發明改請新型之際、或既已改請後之候審期間，申請人皆

不得為實質內容之變更。

    易言之，被告雖主張前開條項因獨立於明載舉發撤銷事由之條文第一百零四條，故

非屬舉發事由而無適用，然：

一、本條第一項（不論當時新、舊法）規定審定公告暫准發生專利權之效力，原則上與異議及舉發均無關；

二、本條項之重點在於有特定情事時，專利權應「視為自始即不存在」；

三、如專利業者所熟知，異議與舉發兩者之差異僅在於撤銷程序之發動發生於公告前或後，其餘並無不同。而兩程序中，又以舉發為世界各國所重，故現行專利法已取消異議制度。蓋兩制度既如此相彷彿，殊無必要重訂其程式或手續也；

四、前述所謂特殊情事，本條項例舉兩項，即：「因申請不合程序致申請行為不受理」或「因異議成立不予專利審查確定」。就此，原告申明如次：

  1. 本條項亦非得據以異議之條文，然暫准公告之專利權亦得因本條文所定情事而視為自始無效。故吾人知，有無得據為異議或舉發之條文，並非論斷專利權存在與否或舉發應否成立之唯一依據。但凡違反專利法制訂之精神者，俱屬得作成舉發成立或使其專利權自始不存在之事由；
  2. 所謂違反專利法制訂之精神，本條項例示兩項，其一為「因申請不合程序致申請行為不受理」。依本例示項目，吾人得明白推知：縱使專利已然核准公告，然仍有「因申請不合程序致申請行為不受理」之可能。此種可能性並非一般之異議或舉發所據條文所能預測，故既不存於一般異議（如當時新法第四十一條）或舉發（如當時新法第七十一條）所為依據之條文，本條項例示之際，亦僅能以「因申請不合程序致申請行為不受理」概括之。至何謂申請不合程序，如同一發明或新型竟有實質內容之變更、發明改請新型之際變異其實質內容等本件所主張明顯違反專利法制訂精神者，莫不之屬；
  3. 本條項既非異議程序之正規條文依據（當時新法第四十一條），卻明示「因異議成立不予專利審查確定」亦有適用，則相同性質、且更見其重之舉發程序亦應有其適用，庶符法理。詳言之，雖當時新法第五十條（或當時舊法第四十四條）第一項旨在規範暫准專利權之事項，然吾人已可覷知：縱不援引一般舉發依據條文，主管機關或法院洵應本乎確保國家機關專利審查之正確與權威及保護利害關係人之權益等理由、類推適用本條項，而於確認系爭專利存有類若「因申請不合程序致申請行為不受理」之嚴重情節者，逕為宣告系爭專利專利權「視為自始不存在」，理由如次：

（1）    本條項已明白例示：非本乎一般異議或舉發條文所依據之事由，亦得使專利權視為自始不存在；

（2）    本條項已明白宣示，因申請不合程序，專利審查機關應作成「申請行為不受理」之處分，而非曲意維護昔日處分。雖  鈞院曾諭示原告所曾追加訴之聲明「原處分機關並應作成不受理系爭專利申請行為之處分」，必將因專利之撤銷而屬贅餘，唯因此一聲明相對於實體撤銷，似乃更具有程序性質。是否可採，尚祈  鈞院斟酌（原告遵諭不為請求）；

（3）    相關條項既已明文「因申請不合程序致申請行為不受理」得使專利權視為無效，則系爭專利既有嚴重之世界各國專利申請實務上最忌諱之前述變更實質內容情事，由吾人類推適用本條項使系爭專利權視為自始不存在，孰曰不宜？