100年08月號 道 法 法 訊 (232)

DEEP & FAR

 

 

 
美國上訴法院確認有“獨立的”書面說明要件
                                   

 

吳佩玲 專利二組主任

．台灣大學農藝系學士

．台灣大學農藝所碩士

 

 
            

Lilly 認為由於Ariad專利中聲稱的請求項似乎可以實施但並未有說明，因此書面說明要件是獨立於可實施性要件。Ariad則認為書面說明要件並非獨立於可實施性要件。

Lilly的詮釋：

35 U.S.C.§112條第1項

要求

(1)發明的書面說明

且分別要求

(2) 製造及使用該發明的方式和程序的書面說明係以完整、清楚、簡要及準確的用語，使得任何熟悉該技術領域所屬技藝之人士能夠製造和使用該發明。
 
全院聯席判決中多數CAFC法官贊同Lilly對法規的詮釋：首席法官Michel以及巡迴法官Newman、Mayer、Lourie、Bryson、Gajarsa、Dyk、Prost以及Moore。巡迴法官Rader與Linn則不贊同多數意見，反而，巡迴法官Rader與Linn強烈傾向Ariad對法規的詮釋。

Ariad的詮釋：

35 U.S.C.§112條第1項

要求

書面說明以完整、清楚、簡要及準確的用語，使得任何熟悉該技術領域所屬技藝之人士能夠製造和使用該發明，其中該書面說明是發明的描述以及製造與使用該發明方式和程序的描述。
 
CAFC指出 “描述一個人的發明的獨立要件是專利法的基本”，每一個專利必須對發明進行描述。” 此外，CAFC指出說明書必須完成對如何使人製造及使用該發明進行描述的特別任務。

 

 

 

 

 

 

美國專利商標局目前正根據如上所示的Lilly的詮釋對35 U.S.C.§112條第1項進行詮釋。

 

~待續