分析淡化主張之合理途徑：真正商標淡化三印記

100年07月號道法法訊 (222)		DEEP & FAR
分析淡化主張之「合理」途徑：真正商標淡化之三印記 (27) William G. Barber原著	林明燕執行經理．東海大學法律系

VI. 形成一基於淡化印記之分析架構 B. 擬議架構 3. 貶損困擾 b. 商標使用要件貶損/醜化 (tarnishment)案件常引起顯著的如被告使用原告商標 (或其某種欺騙方式) 以評論、批判、揶揄/奚落/嘲笑、挖苦/諷刺、拙劣模仿或甚至貶損原告或其商品或服務之憲法第一修正案之保護 (註一)。在該等案件中法院於被允許之言論自由與不被允許之淡化間應如何拿捏作出界線？如1995年第三次不公平競爭法第25條所重申，被告使用被異議名稱作為商標，用以表彰其所有商品或服務之界線，應被制定。貶損/醜化在本質上應以模糊/弱化之加重型態看待，因而依前所論相同標準為分析。被告使用商標相同或實質相近似於原告商標而銷售淫穢猥褻或口碑不佳之產品 (註二) 可能既弱化原告商標且貶損原告聲譽。然而，被告僅以關於原告之非商標方式使用原告商標 (或其仿冒) (例如關於批評X公司網站之COMPANYXSUCKS.COM)，因該使用「提供原告商標聯想重要性之確認/加強而非損害，不生淡化 (註三)。雖此指示性使用可能某方式「貶損」原告且或許甚至構成誹謗或近似普通法侵權行為，其不應被認定為商標淡化法規之違反 (註四)。如對於重申之評論所認知，商標及非商標使用間之區別「並非總是明顯的」，然其係法院應努力以界定淡化界線之所在。註一：參例如 Jordache Enter., Inc. v. Hogg Wyld, Ltd. (「當主張非營利拙劣模仿已造成貶損/醜化，憲法第一修正案與商標權間緊張情勢係最嚴重/尖銳的，而於此情況，第一修正案保護係最大。」) 註二：例如 Hasbro, Inc. v. Internet Entm’s Group, Ltd. (基於Hasbro商標「CANDY LAND」被淡化，初步地禁止被告使用「candyland.com」於情慾明示網站。) 註三：依第三次不公平競爭第25條重申 (“關於聯邦淡化規定將延伸至他人使用於比較廣告、諷刺、消費者報告及社論評論之商標係無理由的：淡化依其性質不會且不能延伸至他人商標之此等「合理使用」。) 註四：依第三次不公平競爭第25條重申 (德州淡化法 “無意規範一名稱非商標使用於評論、批判、揶揄/奚落/嘲笑、拙劣模仿或貶損名稱所有人之商品或商業”) (“使用一類似他人…商標…之名稱以評論、批判、揶揄/奚落/嘲笑、拙劣模仿或貶損者…在無混淆誤認可能之證明下須負責，但僅在行為人之行為符合構成誹謗、隱私權之侵害或實質損害之妄言之訴因要件。”)

100年07月號道法法訊 (222)		DEEP & FAR
分析淡化主張之「合理」途徑：真正商標淡化之三印記 (27) William G. Barber原著	林明燕執行經理．東海大學法律系

VI. 形成一基於淡化印記之分析架構 B. 擬議架構 3. 貶損困擾 b. 商標使用要件貶損/醜化 (tarnishment)案件常引起顯著的如被告使用原告商標 (或其某種欺騙方式) 以評論、批判、揶揄/奚落/嘲笑、挖苦/諷刺、拙劣模仿或甚至貶損原告或其商品或服務之憲法第一修正案之保護 (註一)。在該等案件中法院於被允許之言論自由與不被允許之淡化間應如何拿捏作出界線？如1995年第三次不公平競爭法第25條所重申，被告使用被異議名稱作為商標，用以表彰其所有商品或服務之界線，應被制定。貶損/醜化在本質上應以模糊/弱化之加重型態看待，因而依前所論相同標準為分析。被告使用商標相同或實質相近似於原告商標而銷售淫穢猥褻或口碑不佳之產品 (註二) 可能既弱化原告商標且貶損原告聲譽。然而，被告僅以關於原告之非商標方式使用原告商標 (或其仿冒) (例如關於批評X公司網站之COMPANYXSUCKS.COM)，因該使用「提供原告商標聯想重要性之確認/加強而非損害，不生淡化 (註三)。雖此指示性使用可能某方式「貶損」原告且或許甚至構成誹謗或近似普通法侵權行為，其不應被認定為商標淡化法規之違反 (註四)。如對於重申之評論所認知，商標及非商標使用間之區別「並非總是明顯的」，然其係法院應努力以界定淡化界線之所在。註一：參例如 Jordache Enter., Inc. v. Hogg Wyld, Ltd. (「當主張非營利拙劣模仿已造成貶損/醜化，憲法第一修正案與商標權間緊張情勢係最嚴重/尖銳的，而於此情況，第一修正案保護係最大。」) 註二：例如 Hasbro, Inc. v. Internet Entm’s Group, Ltd. (基於Hasbro商標「CANDY LAND」被淡化，初步地禁止被告使用「candyland.com」於情慾明示網站。) 註三：依第三次不公平競爭第25條重申 (“關於聯邦淡化規定將延伸至他人使用於比較廣告、諷刺、消費者報告及社論評論之商標係無理由的：淡化依其性質不會且不能延伸至他人商標之此等「合理使用」。) 註四：依第三次不公平競爭第25條重申 (德州淡化法 “無意規範一名稱非商標使用於評論、批判、揶揄/奚落/嘲笑、拙劣模仿或貶損名稱所有人之商品或商業”) (“使用一類似他人…商標…之名稱以評論、批判、揶揄/奚落/嘲笑、拙劣模仿或貶損者…在無混淆誤認可能之證明下須負責，但僅在行為人之行為符合構成誹謗、隱私權之侵害或實質損害之妄言之訴因要件。”)