100年06月號 道 法 法 訊 (230)

DEEP & FAR

 

 

於2009年8月31日判決之In Re Bose Corp.,
聯邦巡迴法院翻轉USPTO商標審理及
上訴委員會2003年MEDINOL詐欺判決,
聲明TTAB錯誤地降低詐欺標準

 

黃郁靜 專利二組副主任

•陽明大學物理治療系

•陽明大學生物藥學所

 

 

     回應於登記者Bose向USPTO商標審理及上訴委員會(TTAB)提出的對抗申請人-被

申請人之HEXAWAVE申請案的針對第9類無線商品的異議,Hexawave尋求撤銷Bose

用於TTAB核准且Bose循以上訴之 “電台、電台時鐘、錄音帶錄音機及播放器等”及其

他此類商品之WAVE商標登記。Hexawave宣稱當Bose在其延展申請案中宣稱註冊標誌

是用於所有商品,而證據顯示該標誌並未被用於錄音帶錄音機及播放器時,Bose在

USPTO之前犯有 “詐欺 ”。Bose防禦而聲言其宣稱是真實的或缺乏明知的錯誤來抗辯,

此為在USPTO之前證明之一個關鍵要件,因其認為當在州際貿易中從消費者接收並傳

送那些商品或傳送那些商品給消費者以修復那些商品時,WAVE標誌被用於錄音帶錄音

機及播放器。根據其在Medinol Ltd. V. Neuro Vasx Inc., 67USPQ2d 1205 (TTAB2003)所陳

明的理由,TTAB分析Bose聲明的 “客觀表現”,以決定其是否應該已知其聲明的錯誤,

由此可推論詐欺的必要意圖。認定了Bose確實犯有詐欺之後,因為Bose 的信賴是不合

理的,其標誌在其商品上的的使用可被其用於維修服務的交易中所顯示,TTAB作出Bose

“應該已知”其聲明是錯誤的結論。

 

    聯邦巡迴法院起先在Torres v. Cantine Torresella S.r.l., 1 USPQ2d 1483 (Fed. Cir. 1986)
中聲明,若證據顯示登記人 “已知或應該已知”其聲明的錯誤,登記人可被視為故意作出
其錯誤聲明而因此犯有詐欺。Bose上訴至聯邦巡迴法院,尋求從決定證據是否顯示被告
確實已知或應該已知其聲明的錯誤( “主觀意圖”),至從該證據推論的意圖的以上所稱的
客觀表現,挑戰TTAB 2003年Medinol對於Torres “已知或應該已知”文字的重新解釋。
聯邦巡迴法院認為這個TTAB對於Torres案例的重新解釋 “使 “應該已知”錯誤等同於主
觀意圖”,將實質上將詐欺標準降低至簡單過失標準。之後,聯邦巡迴法院參考一系列
專利不公平行為的案例 (認定詐欺案例中意圖欺騙的標準比過失或重大過失標準嚴格,
並作出TTAB在降低詐欺標準至簡單過失標準中犯錯的結論。