分析淡化主張之「合理」途徑

100年01月號道法法訊 (225)		DEEP & FAR
分析淡化主張之「合理」途徑：真正商標淡化之三印記 (21) William G. Barber原著	林明燕法務專員．東海大學法律系

V. 形成一基於淡化印記之分析架構 A. 現存檢驗之問題 1. 「Sweet要素」詳言之，其列出如下之要素： ….於考量因模糊造成淡化可能性時，[第二]巡迴法院清楚明確地表達： (1) 商標近似性 (2) 商標所涵蓋之產品相類似性 (3) 消費者之老練世故 (4) [被告]掠奪性意圖 (5) 老商標之名聲 (6) 新商標之名聲。雖Sweet法官之架構係一澄清「反淡化分析混水」之英勇企圖，其大體上遺漏了商標。法院及時事評論家批判Sweet要素，部分因其較能供作混淆誤認可能性之證據，而非證明根本不同之淡化現象(註一)。例如，法官Sweet認定「商標所涵蓋產品之相類似性增加模糊可能性」，則「當新商標使用於實質地不同於原告產品之產品時，原告將因此更有建立模糊之困境 (註二)。」事實上，反其道而行可能是真的。被告產品越不相類似，消費者越可能認知其源自不同來源 (註三)。在侵權狀況下，消費者相信該等當事人產品來源相同；而淡化，消費者知所見之被告產品與原告產品來自不同來源，此現象越可能發生於產品較不相類似之際 (註四)。此為整個關鍵 - 稀釋使用讓消費者接觸與原告商標不同之使用，因而侵蝕商標作為獨特來源識別者之能力。淡化學說之目的 (至少依Schechter所設想者) 非係消費者混淆誤認之保護，而係消費者所關注商標獨特性 (及因此之銷售力) 之保護。註一：之後，第二巡迴法院本身批判Sweet要素有「數缺陷」。註二：新使用者涉及老商標商業範圍越近，越可能因近似商標之使用所導致之淡化。註三：與新使用者相連結之商品或服務越遙遠，越可能造成淡化而非商標侵害。註四：參Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.案例，認定產品相類似性依FTDA係「完全無關」及「該法之主要適用情事，係所涉廣泛地不同商品」；有別於商標侵權，淡化之損害通常發生於消費者對於產品來源不生混淆誤認。

100年01月號道法法訊 (225)		DEEP & FAR
分析淡化主張之「合理」途徑：真正商標淡化之三印記 (21) William G. Barber原著	林明燕法務專員．東海大學法律系

V. 形成一基於淡化印記之分析架構 A. 現存檢驗之問題 1. 「Sweet要素」詳言之，其列出如下之要素： ….於考量因模糊造成淡化可能性時，[第二]巡迴法院清楚明確地表達： (1) 商標近似性 (2) 商標所涵蓋之產品相類似性 (3) 消費者之老練世故 (4) [被告]掠奪性意圖 (5) 老商標之名聲 (6) 新商標之名聲。雖Sweet法官之架構係一澄清「反淡化分析混水」之英勇企圖，其大體上遺漏了商標。法院及時事評論家批判Sweet要素，部分因其較能供作混淆誤認可能性之證據，而非證明根本不同之淡化現象(註一)。例如，法官Sweet認定「商標所涵蓋產品之相類似性增加模糊可能性」，則「當新商標使用於實質地不同於原告產品之產品時，原告將因此更有建立模糊之困境 (註二)。」事實上，反其道而行可能是真的。被告產品越不相類似，消費者越可能認知其源自不同來源 (註三)。在侵權狀況下，消費者相信該等當事人產品來源相同；而淡化，消費者知所見之被告產品與原告產品來自不同來源，此現象越可能發生於產品較不相類似之際 (註四)。此為整個關鍵 - 稀釋使用讓消費者接觸與原告商標不同之使用，因而侵蝕商標作為獨特來源識別者之能力。淡化學說之目的 (至少依Schechter所設想者) 非係消費者混淆誤認之保護，而係消費者所關注商標獨特性 (及因此之銷售力) 之保護。註一：之後，第二巡迴法院本身批判Sweet要素有「數缺陷」。註二：新使用者涉及老商標商業範圍越近，越可能因近似商標之使用所導致之淡化。註三：與新使用者相連結之商品或服務越遙遠，越可能造成淡化而非商標侵害。註四：參Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.案例，認定產品相類似性依FTDA係「完全無關」及「該法之主要適用情事，係所涉廣泛地不同商品」；有別於商標侵權，淡化之損害通常發生於消費者對於產品來源不生混淆誤認。