99年11月號 道 法 法 訊 (223)

DEEP & FAR

 

歐洲專利局總裁Brimelow請求

對軟體專利的判決(三)

by Betten & Resc

 

潘養源 專利工程師

．中正理工學院電機學士

．政治大學企業管理碩士

．美國密西根大學工業工程碩士

 
 

在第二步驟中，已經判斷該發明是否具有技術特點，乃牽涉進步性。為了克服這第二個障礙，該發明必須藉由技術手段解決一技術問題，而該技術問題可以在軟體領域，且不需在電腦以外具有任何效果，這與倫敦上訴法院在Symbian案中的立場是一致的。

此一早已確立的判例法是同樣地廣為申請人與執業者所接受。目前要克服第一個障礙是相對的較為容易，但要克服第二個障礙則有可能是困難的。在實務上，當大多數的判例是基於進步性，亦即非顯而易見性而決定時，因此不再有太多的空間給在法條Art. 52(2), (3) EPC下，明顯排除電腦程式本身的申請。這是被Brimelow女士提交以決訂的法律問題之背景。她期盼該「本身」的排除被運用，一則如用來充作排除電腦程式申請專利範圍具可專利性(前述問題一)之手段，或者在該發明的技術教導中，要求一些特別的硬體效果，以使其為可專利的(前述問題2-4)。該最後一個問題亦引起下述觀點：是否一程式員可被視為熟知該技藝之相關人員。

故Brimelow女士所提及的，因為選擇判例顯得是相當任意的，且將非常老的判決與十分晚近的判決比較時，Brimelow女士所提及的，在不同上訴委員會間的判決之分歧，似乎是有些人為的。此外，與EPO主席的觀點相反的，最近的判例法可被得知與大多數歐洲專利局的使用者相當一致性。該提交似乎具有兩個目標，首先是強迫擴大上訴委員會就一個重大法律問題通過一個判決(這是好的)，其次則為，試著恢復法條ART 52 EPC的「本身」排除表。當「本身」排除日漸減少的重要性只不過是反映了申請人的行為已調適於判例法時，該第二目標似乎較不值得去努力。如果一個專利申請相關於非技術性的標的，以致於其可能無法通過被排除標的之第一個障礙時，其將無論如何不會通過該進步性的測試，因此，首先就不應當提出於歐洲專利局。