99年09月號 道 法 法 訊 (221)

DEEP & FAR

 

 

 
KSR後顯而易見性訴願理由書實務
 

 

黃郁靜 專利工程師

•陽明大學物理治療系

•陽明大學生物藥學所

 

 
 

   在KSR案中，最高法院認為巡迴法院的教導－建議－動機(TSM)檢驗標準不能以

狹窄且嚴格的方式應用。TSM檢驗標準作為結合先前技術時防止決定顯而易見性中的後

見之明。在KSR之前的制度，TSM檢驗標準要求USPTO專利審查員釋明致使本領域具通

常知識者(PHOSITA)將使得所請求發明顯而易見之先前技術結合的教導、建議或動機。

在KSR後的制度，當PHOSITA發現結合先前技術的理由時，審查員可做出顯而易見的核

駁。

    KSR藉由增加向專利上訴與競權委員會(Board of Patent Appeals and Interferences，
BPAI)上訴的數量衝擊專利上訴實務。專利審查員逐漸地由於KSR對於顯而易見性較寬
鬆的標準而核駁申請案。在申復時，為了撤回審查員的核駁，申請人逐漸尋找向BPAI
上訴的機會。BPAI在其約60%的判決中引用KSR。在KSR後，雖BPAI的整體撤銷率
維持大約相同，因為BPAI目前考慮更多的核駁，整體核駁率將增加。