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此前已先後檢討目前智慧局就核准後更正申請專利範圍之實務、其理論面向及智慧法院 98年度行專訴字第45號（下稱98-45號判決）所將給予實務及吾人之激盪及啟發，為 便於讀者之參考，本期將就我國行政法院以往就此問題之相關代表性判決作一簡單回 顧。 96年10月24日95年度訴字第4393號：「而更正後申請專利範圍第1、13 及19 項獨立項中『光導機構』之文字記載乃由刪除之原第10及17項附屬項內容直接併入更 正後第1 、13及19項獨立項中，並未加以改變、、、並未超出申請時原說明書或圖式 所揭露之範圍，亦屬申請專利範圍之減縮。」本判決似已蠢蠢欲動指出：縱未出現於原 申請專利範圍之技術特徵（因已先經刪除），應亦得事後（於更正時）合法併入！ 97年5月28日96年度訴字第3754號中，「有關新型專利權範圍之認定，固應依 其申請專利範圍所載內容為之，然在解釋申請專利範圍時，仍非不得參照說明書與圖式 之記載，並就專利案整體創作技術內容考量認定之」記載，似已成為法院就相關議題之 標準口頭禪，因96年12月27日96年度訴字第841號除有雷同之字句外，並指出「而 專利案之功能為結構特徵之顯現，系爭案申請專利範圍未添加功能性語言，並非代表該 專利案即喪失其應有之功能，仍可參酌該專利說明書、圖式及申請時的通常知識，以理 解該發明是否具進步性」。就後段言語而言，法院可貴地觸及一概念：功能乃結構之顯 現，故雖未描述功能或特定次結構，但如該結構為申請時通常知識者所能理解其功能 者，或知其必含該特定次結構者，自得據以認定其進步性！96年11月22日96年度訴 字第729號，或94年4月21日93訴字第362號及94年3月3日94判字第292號皆分 別有類似文句。此情由98年4月2日97訴字第1697號「然依同法第56條第3 項之規 定，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果， 此參該條於92年修正時之修正理由三自明。而關於申請專利範圍之解釋原則，當然得 審酌發明說明及圖式」（97年1月31日96年度訴字第1639號指出『92年修正前版對 於解讀專利權範圍原規定「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要 時，得審酌發明說明及圖式。」，該項規定「必要時」，主要是為強調專利權範圍所加 之限制，惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申 請專利範圍之字面，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，然為避 免造成何謂「於必要時」之誤解，才修正目前規定，以資明確』，並請參考！），益見 彰顯。97訴字第1697號判決所指「原告認為技術比對僅及於申請專利範圍之文字敘述， 而不及專利說明書中所載之實施例技術內容或圖式者，自無足憑。」更見妙趣！ 97年11月13日97年度行專訴字第18號：「惟按新型專利權範圍，以說明書所載 之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖示，固為專利法 第106 條第2 項所明定。然究其意旨，係指所載之申請專利範圍有語意不明時，解釋 上得參酌說明書及圖式而言，非謂所有揭露於說明書及圖式者皆可視為專利權之範圍。 亦即專利法第106 條第2 項規定就申請專利範圍之解釋雖擴大得審酌創作說明及圖 式，但仍應以申請專利範圍文義實質解釋範圍內始審酌創作說明及圖式，並非超出申請 專利範圍文義實質界定之範圍，仍可以創作說明及圖式作為認定申請專利範圍之基礎。」 有識之士雖得連篇或累牘細論此一判決，然如吾人將此判決與98-45號判決結合，勢更 能貫徹「專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」之理想，而無須常藉助或爭 執是否「得審酌創作說明及圖示」，以圖救濟人間之不公平。
97年12月4日97年度訴字第1309號判決「專利法施行細則第18條第8 項之規
定（『複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步
驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結
構、材料或動作及其均等範圍。』），僅為補充性，當技術特徵以手段功能用語或步驟
功能用語表示時，解釋申請專利範圍時，更應審酌發明說明及圖式，而不是排除申請專
利範圍之文字記載，僅得審酌發明說明及圖式。」有識之士如有興趣，自亦能就此一判
決連篇累牘細論，然如吾人將此判決與98-45號判決結合，勢更能覷曉「專利權範圍，
以說明書所載之申請專利範圍為準」之重要。
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