99年07月號 道 法 法 訊 (219)

DEEP & FAR

 

 

 
在解釋申請專利權範圍時，
申請專利範圍的語言、發明說明書、
申請歷史將會在參考外部證據前
先被列入考慮 
By: Thomas McKiernan and Michael Badagliacca

 

林 忠 專利工程師

•      清華大學工程與系統科學系

 

 
 

美國聯邦巡迴法院(Federal Circuit)撤銷美國俄亥俄州北區(Northern District of Ohio) 地方法院(U.S. District Court)的判決。Cartner控告Alamo侵犯了U.S. Patent No. 5,197,284的幾項申請專利範圍，該專利涉及液壓馬達(hydraulic motor)的減速電路。在Markman聽證會中，地方法院(District Court)裁定書明書是不具有啟發意義的，且在申請歷史中的陳述不可作為解釋之基礎。因此，地方法院採納了Alamo依據字典之定義所建議的解釋。地方法院將被主張的用詞 “該流動控制孔係持續地運作 (said flow control orifice being constantly operative)” 解釋為 “當第一控制閥在開啟或關閉的位置時，該流動控制孔持續地使流體變慢 (the flow control orifice continuously slows fluid when the first control valve is in the open or closed position)”。各方(the parties)合意，根據地方法院對申請專利範圍的解釋，系爭的申請專利範圍因為不滿足 35 U.S.C. §112的書面敘述要件(written description requirement)而無效。

美國聯邦巡迴法院最後決定，地方法院在其申請專利範圍的解讀上犯了錯誤，並因此撤銷無效的判決。美國聯邦巡迴法院認為，對於系爭申請專利範圍用詞之合適解釋，發明說明書及申請歷史是具有高度解讀意義。因此，美國聯邦巡迴法院修改了系爭專利範圍用詞的解釋以表示 “不管第一控制閥是在開啟或關閉的位置，當有流體在第三液體管線時，該流動控制孔持續地使流體變慢(the flow control orifice continuously slows fluid flow when there is fluid flow in the third fluid line, whether the first control valve is in the open or closed position)”。

實務建議：請確保使用在發明說明書及申請歷史中的用詞與欲表達的意思ㄧ致。