99年07月號 道 法 法 訊 (219)

DEEP & FAR

 

 

注意於草擬專利申請案時的細節

 

 

蔡頌瑾 專利工程師

•交通大學生物科技系

•交通大學科技法律研究所碩士

 

 
 

（續上期）

法官認定前述第一和第二個問題會引起錯誤，其單獨考量時並不會對熟知技藝而欲得出一可運轉的原型的讀者加諸過度的負擔，但是該專利「以這樣的一種缺陷的結合呈現給讀者，使其不足以作為一如何實現該發明的清楚或完整的說明」。

需要使用研究計畫來填補缺口

Markem的專家證人解釋為何他主張前述缺陷的結合會導致實踐上的困難：

我的兒子來找我並且只說：「我剛才已經更換過在割草機中的火星塞了」。下一次我去試著啟動割草機，但它並未發動，我會…檢查火星塞以及對它的連結。假如我的兒子來找我但卻說：「事實上，老爸，我剛才已經把整台割草機拆解成零件…然後再把它還原起來」，那麼我接著啟動它而它卻未發動時，我沒有他做錯了什麼的線索，而那是對一台你實際上知道的昨天還會運轉的機器。

Floyd法官接受Markem的論點在此案件中以獨特的說服力而適用。需要使用某些東西或至少一研究計畫來接近發明，以填補被該專利之教示所遺留的缺口。

替代實施例導致「許多的困惑」

關於不充分的第三點，法官進一步延伸。Zipher的律師提出，如果較佳的方法已被充分說明，則若替代方法不能運作也沒有關係；法官認為，這只有當熟知技藝人士無需過度研究、調查或實驗就能明白該建議不是要被進行的一個時才是事實。在此案件中的證據為該專利建議該替代方案會產生有益的結果，但卻導致Markem的專家「在一段實質的期間裡有許多困惑」。這被視為是難以接受的，而基於此理由該專利也被認為無效。