造神運動v

99年07月號道法法訊 (219)		DEEP & FAR
分析淡化主張之「合理」途徑：真正商標淡化之三印記 (15) William G. Barber原著	林明燕法務專員．東海大學法律系

IV. 淡化之第二印記：獨特性 B. 獨特性與識別性之融合 4. 非固有顯著性商標之淡化保護只要商標滿足名聲及獨特性標準，不應僅基於其可能屬於顯著性範圍而自動地被取消淡化保護資格。甚至，第二巡迴法院之立場與FTDA的明白文句及立法沿革二者相左。法規本身明確地指示法院於認定商標保護是否適格時，應考量「固有*或後天識別性之程度」，因此缺乏固有識別性商標得被保護以對抗淡化必須深思熟慮。立法沿革證實其係國會精確的目的。有別於第二巡迴法院於附隨FTDA之眾院報告所引證可能為法案受益之三商標「DUPONT、BUICK及KODAK」均係「高顯著性、創造或想像的」之見解，「DUPONT」商標係一姓氏，因而依Lanham法案不具固有識別性。國會於此問題上藉由在非常相同之眾院報告中陳明「第一要素使商標縱使不具固有識別性，即縱使商標非獨創、想像或任意的，亦得被視為『著名』是清楚的」，而安葬了就此議題意圖之任何剩餘疑慮 (註一)。 C. 獨特性要件之確認雖然數法院於討論淡化主張時使用「獨特性」詞語 (註二)，或許獨特性重要角色最清楚之認知係美國專利商標局商標審判及訴願委員會(TTAB)於NASDAQ股票市場確認淡化理由異議之第一案例 (註三)。在該案，TTAB基於其可能造成於股票市場服務之著名商標「NASDAQ」淡化，拒絕NASDAQ商標以設計形式註冊於各種運動用品及配件之申請。在判定異議人商標是否係FTDA所意謂之「顯著的」，TTAB認為「NASDAQ」商標實際上係一表彰異議人股票市場之獨特字 (註四)。TTAB指出任何第三人使用NASDAQ記錄之欠缺，且認定「於此記錄，NASDAQ依FTDA乃澈頭澈尾之獨特地*顯著性類型之詞語。註一：「於具固有或後天識別性商標得依淡化法保護之假設下」進行；描述性商標亦得藉由廣泛廣告及長期排他使用獲得一充分高顯著性程度以證明對抗淡化之保護是正當的。註二：Scott Fetzer Co. v. House of Vacuums Inc.：「模糊涉及商標因使用於非相關商品上而使獨特性或個體性降低」；Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.：「Tylenol滑雪板、Netscape情趣商店及Harry Potter乾洗店均將由於模糊其獨特性或奇特性...淡化該等商標銷售力」；Toro C. v. ToroHead. Inc.：「陳明商標顯著性之判定，依FTDA『應視詞語對一般公眾有多「獨特的」』。註三：淡化於國會制訂1999年商標修正法案前非異議之理由。註四：指出「本案之詞語非係通用字而係獨特商標」。

99年07月號道法法訊 (219)		DEEP & FAR
分析淡化主張之「合理」途徑：真正商標淡化之三印記 (15) William G. Barber原著	林明燕法務專員．東海大學法律系

IV. 淡化之第二印記：獨特性 B. 獨特性與識別性之融合 4. 非固有顯著性商標之淡化保護只要商標滿足名聲及獨特性標準，不應僅基於其可能屬於顯著性範圍而自動地被取消淡化保護資格。甚至，第二巡迴法院之立場與FTDA的明白文句及立法沿革二者相左。法規本身明確地指示法院於認定商標保護是否適格時，應考量「固有*或後天識別性之程度」，因此缺乏固有識別性商標得被保護以對抗淡化必須深思熟慮。立法沿革證實其係國會精確的目的。有別於第二巡迴法院於附隨FTDA之眾院報告所引證可能為法案受益之三商標「DUPONT、BUICK及KODAK」均係「高顯著性、創造或想像的」之見解，「DUPONT」商標係一姓氏，因而依Lanham法案不具固有識別性。國會於此問題上藉由在非常相同之眾院報告中陳明「第一要素使商標縱使不具固有識別性，即縱使商標非獨創、想像或任意的，亦得被視為『著名』是清楚的」，而安葬了就此議題意圖之任何剩餘疑慮 (註一)。 C. 獨特性要件之確認雖然數法院於討論淡化主張時使用「獨特性」詞語 (註二)，或許獨特性重要角色最清楚之認知係美國專利商標局商標審判及訴願委員會(TTAB)於NASDAQ股票市場確認淡化理由異議之第一案例 (註三)。在該案，TTAB基於其可能造成於股票市場服務之著名商標「NASDAQ」淡化，拒絕NASDAQ商標以設計形式註冊於各種運動用品及配件之申請。在判定異議人商標是否係FTDA所意謂之「顯著的」，TTAB認為「NASDAQ」商標實際上係一表彰異議人股票市場之獨特字 (註四)。TTAB指出任何第三人使用NASDAQ記錄之欠缺，且認定「於此記錄，NASDAQ依FTDA乃澈頭澈尾之獨特地*顯著性類型之詞語。註一：「於具固有或後天識別性商標得依淡化法保護之假設下」進行；描述性商標亦得藉由廣泛廣告及長期排他使用獲得一充分高顯著性程度以證明對抗淡化之保護是正當的。註二：Scott Fetzer Co. v. House of Vacuums Inc.：「模糊涉及商標因使用於非相關商品上而使獨特性或個體性降低」；Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.：「Tylenol滑雪板、Netscape情趣商店及Harry Potter乾洗店均將由於模糊其獨特性或奇特性...淡化該等商標銷售力」；Toro C. v. ToroHead. Inc.：「陳明商標顯著性之判定，依FTDA『應視詞語對一般公眾有多「獨特的」』。註三：淡化於國會制訂1999年商標修正法案前非異議之理由。註四：指出「本案之詞語非係通用字而係獨特商標」。