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以智慧法院98年度行專訴字第45號判決所涉系爭專利而言，原告所提更正內容僅
係於獨立請求項第1項中加入「當該文件相機使用時，該相機本體係藉由該第二樞轉裝
置樞轉該伸縮臂而樞轉至該底座之外」及於獨立請求項第4項中加入「該當該文件相機
使用時，該第二樞轉裝置係將該支撐臂自該第一平面樞轉超過90度，以使該相機本體
進行該文件之該影像之攝取」等本質上所必然具備，而資為得與新發現引證資料可專利
性區別之結構特徵。是此種得直接且無歧異引自說明書及圖式之（整體裝置或）某一元
件（如「相機本體」或「該第二樞轉裝置」）之補充敘述，俾與新發現引證資料相專利
區別，以求系爭專利有效及「清白」（與引證專利判然可分）之繼續存在，實為情事變
更下，為展現法正義價值，所不可或缺之必要法律救濟。
前述說明或訴求，於現行法上，並非異端或難見蹤跡。根據現行專利審查基準第二
篇第六章第2.3.1節第（7）點（第2-6-65頁）之規定：「若請求項係記載具有順序性之
一連串操作或處理步驟之技術特徵，於請求項中再增加一技術特徵」，即屬於「申請專
利範圍之縮減」更正事項。據此，本件更正在未增加原申請專利範圍所述原有構件組成
前提下，僅增加原有構件之一系列操作（亦即僅增加原請求項所載相機本體及及支撐臂
等原有構件於使用狀態下之一系列操作，如相機本體係樞轉至底座之外或伸縮臂自收納
時第一平面樞轉超過90度等順序性之操作限定），實當然屬於「申請專利範圍縮減」，
而符合現行專利法第64條第1項第1款之所規定。如此推論既如此簡明易曉，緣何智
慧局與訴願委員會先後俱為相反之如次審定與決定：該更正內容雖為原說明書第3、7
圖所揭露之技術內容，但該等技術限定並未涵蓋於系爭專利申請時之原請求項中，故依
現行專利審查基準第二篇第2-6-69頁第（5）點「將發明說明中已揭露但申請專利範圍
未涵蓋的實施方式（或實施例）增加記載於請求項中，或另外形成新的請求項，會實質
擴大原核准公告之申請專利範圍」之規定，而認定原告所請求之更正內容涉及實質擴大
原核准公告之申請專利範圍。據此前說明，當即可知其違誤。蓋此種見解，已然嚴重牽
混「擴大」與「限縮」，亦曲解「擴大」之文義，當易明瞭。
此外，就更正內容是否超出原說明書範圍之判斷，其判斷標準依審查基準第二篇第 六章第2.3節準用第1.3節可知，仍係：但所屬技術領域中具有通常知識者自說明書或 圖式所記載事項可直接且無歧異得知者，即不屬超出原說明書或圖式所揭露範圍。
再者，最高行政法院94年判字第01276號判決理由書第七（三）點所指出：『未
於申請專利說明書中之「創作目的」及「創作功效」揭載者（下簡稱A），且非依請專
利之「技術內容、特點」始能獲得之功效（即非依據該技術特點所能驗證之功效）（下
簡稱B），即不能作為認定「進步性」之依據。』換言之，可作為判斷新型專利之是否
具備進步性要件之依據者，除得由原申請專利說明書中之「創作目的」及「創作功效」
所揭載之內容予以判斷外（非A），亦可自「申請專利之技術內容、特點始能獲得之功
效」來加以衡量（非B）。此亦令人振奮判決之另一判決中所指「申請專利之技術內容、
特點始能獲得之功效」，即係指依該專利之標的或實質內容本質上所必然具備之特質，
所必然具備或能獲得之功效，應得與前述說明相得益彰。
又，前段之判決內容亦強烈呼應審查基準第二篇第三章第2-3-6頁第3點之內容， 亦即『請求項所載之新型與說明書或圖式內容之目的、功效縱有不對應，亦不得僅以說 明書所載之創造目的或功效而據以認定請求項所載之新型而作為審查對象。』申言之， 得據為判斷新型專利是否具備進步性之要件者，除檢視所請新型是否符合說明書中所載 目的、功效外，亦得或應斟酌「得依據申請專利範圍之『技術內容、特點』而能獲得之 功效」。 就我國之專利法規探討如上後，吾人欲稍事瀏覽外國規定。謹先檢視日本專利相關 規定。依日本專利法第126條第1項規定，其更正之要件與我國相當（實則我國法制係 仿自日本）。此外，日本專利法第134條之2亦規定專利無效請求被請求人（亦即專利 被舉發人）得於一定時間內提出關於申請專利說明書、請求項範圍或圖式內容之更正請 求，並受同樣更正之限制，即（i）申請專利範圍之縮減；（ii）誤記或誤譯事項之更 正；以及（iii）不明瞭記載之釋明。日本專利法第126條第3項及第4項亦進一步規 定，專利權人請求更正之內容不得超出原說明書內容、原請求項及圖式所揭露之範圍， 且該更正不得實質擴大或變更原請求項所載之範圍。日本專利法第126條第5項則規定 更正後申請專利範圍必須滿足申請時專利法所定專利要件。於本件訴訟期間，筆者曾函 詢日本代理人有關日本專利之更正實務：即核准後得否將說明書及圖式所載，但未為原 申請專利範圍所載之特徵加入申請專利範圍中？經為肯定之回答。 |