99年05月號 道 法 法 訊 (217)

DEEP & FAR

 

 

法院案件回顧(商標):
高等智財法院(IPHC)拒絕PJII
關於其商標未使用的特殊狀況論點
--在日本實際使用商標的重要性(IPHC,2005年12月20日)

 

尹懷哲 專利工程師

•中原大學心理學學士

•佛光大學政治研究學所碩士

 

 

(續上月)

為了避免其註冊商標被撤銷,PJII被要求:

•證明PJII在基於未使用要求撤銷審判的備案三年前之內曾使用該系爭商標;或

•提供未使用該商標的合理理由。

在這次撤銷審判中,PJII主張如下:

(1)PJII是世界知名的一個披薩批發商。 PJII已經邀請日本連鎖加盟候選人至在美國的PJII的商店,在那裡系爭商標顯示在符號等物上。此外,在尋求日本連鎖加盟時,PJII已發送目錄或資料而在所指定服務範圍內使用該商標。再者,該系爭商標已用於雜誌廣告例如「新聞周刊」或其互聯網網站等。

(2)即使這些活動根據商標法不被視為使用商標,在日本PJII仍然有合理理由反駁針對該系爭商標的未使用主張。實際上,PJII確實曾在日本就加盟連鎖作出安排;雖然一般來說這種行動需要很長的時間來完成。更複雜的是,其他大的披薩連鎖業者進入日本市場並擴展其連鎖,其結果是在日本留存很少適合PJII之交易機會,而PJII最終在這個市場遠遠落後。在這種情況下,這已超出PJII的控制,PJII不能使用該系爭商標。

(3)首先,基於未使用理由的撤銷審判權是A先生權利之濫用,因為:

•A先生所提起的審判中,他沒有商業利益;

•如果這個系爭商標被撤銷,PJII將遭受巨大的損失;

•A先生不合理地提起審判,而阻礙PJII進入日本市場;及

•A先生企圖對該系爭商標已獲得的商譽進行「搭便車」。

鑑於PJII在撤銷審判提出的這些論點,審判審查官確認PJII已經使用該系爭商標,並決定維持其註冊。